Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
- et -
RÉNO-DÉPÔT INC.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par 1147015 Ontario Ltd. (l'appelante), en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi sur les marques de commerce), de la décision datée du 19 juin 2003 par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a radié la marque de commerce déposée BASEMENT BOSS de l'appelante portant le numéro LMC 465,588 (la marque).
[2] L'appelante demande que la décision du registraire soit annulée et que l'enregistrement de la marque soit rétabli.
Contexte
[3] Le 1er novembre 1996, l'appelante a déposé la marque de commerce BASEMENT BOSS en vue de son emploi en liaison avec ce qui suit :
Fourniture de services de construction et de réparation aux propriétaires de maisons et d'entreprises commerciales, nommément le colmatage des fuites dans les sous-sols, la finition des sous-sols, et tout un éventail de travaux de construction et de rénovations résidentielles, de rénovations, de construction de rallonges et d'autres services résidentiels, dont la réparation, le remplacement et la construction de clôtures, de garages, de terrasses, de trottoirs, d'entrées de garages et de jardins.
[4] Par un avis daté du 9 septembre 2002 et délivré à la demande de Réno-Dépôt Inc. (l'intimée), il a été enjoint à l'appelante de fournir un affidavit indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services figurant au registre, que la marque de commerce a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis (la période pertinente). L'appelante soutient qu'elle n'a jamais reçu cet avis.
[5] Le 19 juin 2003, le registraire a radié la marque du registre pour défaut de production d'une preuve d'emploi. L'appelante n'a appris la radiation de la marque qu'aux environs du 1er décembre 2004, lorsque sa présidente a consulté la base de données du Bureau des marques de commerce du Canada pour vérifier l'état de ses différents enregistrements de marques de commerce.
[6] L'appelante a interjeté le présent appel par voie d'un avis de demande daté du 12 janvier 2005. Elle a par la suite produit une preuve par affidavit afin d'établir l'emploi de la marque au cours de la période pertinente. Les motifs du présent appel sont les suivants :
1. L'appelante n'a pas fourni de preuve d'emploi au registraire parce qu'elle n'a pas reçu d'avis lui indiquant que la procédure sommaire en radiation serait engagée.
2. La preuve présentée par l'appelante a établi qu'elle a employé la marque, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, au cours de la période pertinente.
3. Étant donné que la marque était employée au cours de la période pertinente, le registraire a conclu à tort qu'il convenait de radier l'enregistrement.
Question en litige
[7] Faut-il annuler la décision du registraire et rétablir l'enregistrement de la marque?
Preuve et observations de l'appelante
[8] L'appelante a produit l'affidavit de sa présidente, Mary Lou Downs, qui relate les faits suivants :
[traduction]
1. Le 1er janvier 1999, l'appelante a signé un contrat de licence accordant à 1307763 Ontario Ltd. (Basement Boss) le droit d'employer, et d'octroyer par sous-licence, la marque BASEMENT BOSS à l'égard de services de réparation de sous-sols et de rénovation résidentielle. Le contrat de licence prévoyait que [traduction] « le détenteur de licence ne doit employer à l'égard des marchandises et/ou services que les normes, méthodes, procédures et spécifications approuvées par le propriétaire de la marque de commerce, et il doit imposer les mêmes exigences aux titulaires de licence subséquents » ; il autorisait en outre le propriétaire de la marque de commerce à pénétrer dans les locaux du titulaire de licence ou du titulaire de souslicence en vue de faire appliquer cette disposition.
2. Basement Boss a accordé des sous-licences pour l'emploi de la marque à des entrepreneurs indépendants qui faisaient fonction de distributeurs autorisés fournisseurs agréés de Basement Boss. Une copie d'une sous-licence est jointe à l'affidavit. Elle stipule que [traduction] « le distributeur autorisé doit employer uniquement ces normes et procédures à l'égard des marchandises et/ou services du donneur de licence » .
3. À partir du 1er janvier 1999, et pendant la période pertinente, Basement Boss a constamment fait la promotion et la publicité de services en liaison avec la marque, savoir « le colmatage des fuites dans les sous-sols, la finition des sous-sols, et tout un éventail de travaux de construction et de rénovations résidentielles, de rénovations, de construction de rallonges et d'autres services résidentiels, dont la réparation, le remplacement et la construction de clôtures, de garages, de terrasses, de trottoirs, d'entrées de garages et de jardins » .
4. Au cours de la période pertinente, Basement Boss a affiché la marque sur un panneau suspendu à son bureau de vente et dans sa salle de montre à Chatham (Ontario), ainsi qu'à l'occasion de défilés locaux et de salons professionnels, et sur les côtés de camions.
5. Les clients qui, au cours de la période pertinente, ont acheté des matériaux de construction, de la main-d'oeuvre ou de l'expertise rattachés à la marque de commerce BASEMENT BOSS ont aussi reçu des factures portant la marque de commerce BASEMENT BOSS. Des spécimens de factures ont été joints comme pièces à l'affidavit. La clientèle se composait de propriétaires de résidences, d'entreprises locales, de membres des métiers de la construction et d'agriculteurs.
6. Basement Boss a un site Web depuis février 2000 (www.basementboss.com).
7. Au cours de la période pertinente, Basement Boss a annoncé ses marchandises et services au moyen de dépliants publicitaires affichant la marque de commerce BASEMENT BOSS.
[9] L'appelante a déclaré que la seule raison qu'elle pouvait donner afin d'expliquer pourquoi elle n'avait pas reçu l'avis du registraire qui a lancé la procédure sommaire en radiation est une défaillance dans la distribution postale rurale.
[10] L'appelante fait valoir que, même si elle n'a pas produit d'éléments de preuve devant le registraire, le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce l'autorise à apporter dans le présent appel une preuve en plus de celle qui a été fournie.
[11] L'appelante a soutenu que, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Cour fédérale et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire et sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire (voir Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, 5 C.P.R. (4th) 180, au paragraphe 29 (C.A.)).
[12] S'appuyant sur les paragraphes 50(1) et (50)(2) de la Loi sur les marques de commerce, l'appelante a fait valoir que l'emploi de sa marque conformément au contrat de licence ou de souslicence a eu le même effet que si elle avait elle-même employé sa marque.
[13] L'appelante a soutenu que sa preuve établissait l'emploi de la marque au cours de la période pertinente et qu'il conviendrait donc de rétablir l'enregistrement de la marque.
Observations de l'intimée
[14] L'intimée n'a aucun intérêt en l'espèce et elle n'a donc pas déposé d'éléments de preuve ou d'observations écrites. Elle a indiqué, dans une lettre adressée à la Cour le 17 novembre 2005, qu'elle ne contestait pas la preuve de l'appelante.
Dispositions législatives pertinentes
[15] Les articles pertinents de la Loi sur les marques de commerce sont les suivants :
| 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...]
« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
[...]
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.
(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.
(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.
(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. |
|
2. In this Act,
...
"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;
...
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.
45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
(2) The registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.
(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.
(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.
(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the license, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.
(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.
(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. |
Analyse et décision
[16] L'appelante a fait observer avec justesse qu'en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, un appel de la décision rendue par le registraire doit être interjeté dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le registraire a expédié l'avis de la décision. L'appelante n'a pas respecté ce délai, puisqu'elle n'a appris la décision qu'environ dix-huit mois après la publication de la décision de radier la marque. Il semble que l'avis de cette décision n'a pas été délivré à l'appelante. Le paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce m'autorise à accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel. Vu la preuve indiquant que les avis du registraire n'ont pas été délivrés par le service des postes, je suis convaincu qu'il conviendrait de proroger le délai. Par conséquent, je proroge le délai pour interjeter appel jusqu'au 12 janvier 2005, soit la date à laquelle l'appel a été interjeté.
[17] L'appelante a produit de nouveaux éléments de preuve lors de l'appel de la décision du registraire. En fait, toute la preuve de l'appelante est nouvelle étant donné qu'elle n'avait fourni aucune preuve concernant la décision initiale vu qu'elle n'était pas au courant de la procédure de radiation. En temps normal, la décision du registraire commande une certaine retenue judiciaire si des éléments de preuve lui ont été soumis. Mais, dans un cas où le détenteur d'une marque de commerce produit de nouveaux éléments de preuve importants, la cour siégeant en révision doit tirer ses propres conclusions en fonction de la preuve dont elle est saisie. Comme je l'ai dit plus haut, toute la preuve en l'espèce est nouvelle. Je dois donc tirer mes propres conclusions en fonction de cette preuve.
[18] Je suis convaincu que l'appelante a produit suffisamment de nouveaux éléments de preuve pour établir qu'au cours des trois années qui ont précédé la date de l'avis du registraire, elle a employé sa marque de commerce BASEMENT BOSS en liaison avec des services de réparation de sous-sols et de rénovation résidentielle, en vertu d'un contrat de licence conclu avec 1307763 Ontario Ltd. L'appelante a fourni une preuve de ce contrat, de même que des spécimens de factures et de publicité. Ainsi, l'onglet 13 du dossier de l'appelante indique l'emploi de la marque BASEMENT BOSS dans une proposition de services qui a été acceptée, et l'onglet 53 contient un dépliant publicitaire « Basement Boss » utilisé en 1999 et en 2000 pour annoncer les services « Basement Boss » .
[19] Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel de l'appelante. La décision du registraire est annulée et il est ordonné au registraire de rétablir, dans le registre des marques de commerce, la marque de commerce BASEMENT BOSS de l'appelante.
[20] L'appelante et l'intimée ont convenu qu'aucuns dépens ne seront adjugés contre la défenderesse. J'ordonne donc qu'aucuns dépens ne seront adjugés contre la défenderesse.
ORDONNANCE
[21] LA COUR ORDONNE :
1. L'appel de l'appelante est accueilli. La décision du registraire en date du 19 juin 2003 est annulée et il est ordonné au registraire de rétablir, dans le registre des marques de commerce, la marque de commerce BASEMENT BOSS de l'appelante.
2. Aucuns dépens ne seront adjugés contre la défenderesse.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 27 janvier 2006
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-38-05
INTITULÉ : 1147015 ONTARIO LTD.
et
RÉNO-DÉPÔT INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 décembre 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge O'Keefe
DATE DES MOTIFS : Le 27 janvier 2006
COMPARUTIONS :
| Michael J. Collins
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| Personne n'a comparu
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
| Michael J. Collins Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANTE |
| Leger Robic Richard Montréal (Québec)
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POUR L'INTIMÉE |