Date : 20020501
Dossier : T-2792-96
Référence neutre : 2002 CFPI 505
ENTRE :
MERCK & CO., INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie par chacune des parties d'une requête pour faire trancher des objections soulevées dans le cadre des interrogatoires au préalable.
[2] Ces requêtes, qui seront traitées une à une dans les présents motifs, en débutant par celle logée par les demanderesses, s'inscrivent dans un litige impliquant des allégations de contrefaçon et d'invalidité d'un brevet portant sur le médicament lisinopril. Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension.
Les règles de droit applicables à l'interrogatoire préalable
[3] Ainsi que le juge MacKay l'a dit dans la décision Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, à la page 197 :
[...] [L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties.
[4] Malgré cet énoncé de principe général, il existe certaines limites à la portée de l'interrogatoire préalable. Entre autres, les questions trop vastes qui s'apparentent à un interrogatoire à l'aveuglette doivent être découragées (voir Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1ère inst.), à la page 72).
I. La requête des demanderesses contre Apotex Inc.
[5] Un des points d'achoppement majeurs entre les parties dans le cadre de la présente requête consiste à tirer la ligne entre ce qui est pertinent comme question au stade premier de la détermination, ou non, de contrefaçon et ce qui pourra éventuellement le devenir dans un deuxième temps lors du renvoi sur les dommages en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).
[6] Il faut en effet savoir que dans le présent dossier, le 24 juillet 2000 cette Cour ordonnait un renvoi sur la question des dommages ou profits. Les termes pertinents de cette ordonnance se lisent comme suit :
l. This matter may proceed to trial without requiring the parties to adduce evidence at trial or to conduct discoveries on any issue of fact relating solely to:
(a) the quantum of damages arising from any infringement by the Defendant of Canadian Patent No. 1,275,350, or
(b) the Defendant's profits arising from any infringement by the Defendant of Canadian Patent No. 1,275,350.
(....)
4. This Order does not in any way restrict the Parties' oral or documentary discovery obligations or from filing evidence at trial regarding issues arising in this proceeding not listed in paragraph 1.
(....)
[7] Suivant les demanderesses, cette ordonnance de renvoi doit être vue comme « étroite » , c'est-à-dire qu'elle n'exclut pas les questions touchant l'étendue de la contrefaçon. Partant, les questions portant sur des aspects tels la formulation ou la vente de comprimés de lisinopril sont pertinentes puisque ces gestes sont niés par la défenderesse Apotex et que ces mêmes gestes ne sont pas exclus à ce stade-ci par l'ordonnance de renvoi.
[8] Quant à Apotex, bien qu'elle ne nie pas la portée étroite de l'ordonnance de renvoi, elle considère que la nature fondamentale des défenses qu'elle fait valoir à l'encontre des allégations de contrefaçon fait en sorte que les gestes qu'elle a pu poser une fois en possession du lisinopril ne sont pas pertinents quant à la question de contrefaçon.
[9] Apotex fait essentiellement valoir en défense que le lisinopril qu'elle met sur le marché ne viole pas le brevet en litige qui fut émis le 16 octobre 1990 parce que soit elle a acheté son lisinopril d'un tiers, Delmar Chemicals Inc. (Delmar), avant la date de délivrance du brevet en litige - et ainsi, elle profiterait de la protection de l'article 56 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4 - soit qu'elle a acheté du lisinopril fabriqué avant la délivrance du brevet même s'il fut effectivement acheté après la délivrance du brevet - et l'article 56 s'appliquerait ici aussi - soit qu'elle a acheté en 1999 du lisinopril d'un tiers, soit Apothecary International Inc. (A.I.I.), mais que ce lisinopril avait été acheté par A.I.I. en 1993 auprès de Delmar alors que cette dernière produisait du lisinopril en vrac en vertu d'une licence obligatoire qu'elle détenait légitimement alors - ici c'est l'article 55 de la Loi sur les brevets qui viendrait en aide à Apotex.
[10] Somme toute, Apotex prend ici une approche pragmatique face aux points qui sont litigieux dans les actes de procédure et soumet au paragraphe 21 de ses représentations écrites soumises à l'encontre de la présente requête que :
Any question of infringement will turn on whether any particular quantity of lisinopril acquired by Apotex was non infringing either because it was made before the ‘350 Patent issued, or because it was made and sold under licence.
[11] Je suis d'accord pour regarder la dynamique de la présente requête suivant l'approche d'Apotex. Partant, toute question tendant à en savoir davantage quant à ce qu'Apotex aurait pu faire avec le lisinopril une fois en possession de celui-ci est non pertinente au stade de la contrefaçon alléguée. Ces questions pourront l'être au stade du renvoi. Ce qui est central à ce stade-ci est de savoir si au moment de l'acquisition du lisinopril Apotex se trouvait être dans une situation de contrefaçon. Les gestes qu'elle aura pu poser par après quant à ce lisinopril - soit des gestes post-acquisition - ne peuvent pas changer la détermination de cette question.
[12] Ceci étant établi, il y a lieu de regarder les catégories de questions en litige.
Catégorie 1
[13] Cette catégorie regroupe diverses questions portant sur des documents qui pourraient être en la possession d'Apotex.
[14] Les questions 1 et 14 portent sur de l'information touchant les ventes ou l'exportation de lisinopril. Comme ces gestes sont post-acquisition, les questions 1 et 14 n'auront pas à être répondues.
[15] Quant à la question 3, les notes sténographiques pertinentes et l'argumentation soumise en Cour me satisfont que cette question a été suffisamment répondue. Elle n'aura pas à l'être davantage.
[16] Quant à la question 4, le fait que les demanderesses ont déjà les "receiving logs" leur donne l'information pertinente qu'elles recherchaient. De vouloir voir d'autres documents pouvant contenir une information semblable m'apparaît dans les circonstances de la nature d'une expédition de pêche en vue de découvrir possiblement une différence dans les données. Cette question n'aura pas à recevoir réponse. Il en va de même, mutatis mutandis, pour la question 8.
[17] Les questions 5 et 6 visent de l'information portant sur la formulation du médicament en comprimés. Elles portent donc sur un geste post-acquisition. Elles n'ont pas à être répondues.
[18] La question 7 devra recevoir réponse. Bien que l'on puisse tirer une distinction entre la date du paiement et la date d'achat, il se pourrait que ces dates coïncident en principe. De plus, cette question est pertinente quant au paragraphe 8 de la défense d'Apotex.
[19] La question 10 vise une situation potentielle post-acquisition. Elle n'aura pas à recevoir réponse.
Catégorie 2
[20] Les questions 15 à 17 sous cette catégorie visent essentiellement à connaître qui chez Apotex était chargé à l'époque de créer et de maintenir certains documents. Pour les raisons que fait valoir Apotex aux paragraphes 36 et 37 de ses représentations écrites, il m'apparaît qu'il n'y a rien à ajouter à la position prise par le témoin lors de ses réponses. Ces questions n'auront pas à être plus amplement répondues.
[21] Quant à la question 18, elle cherche à obtenir la production non éditée d'un "receiving log". Bien que je serais porté en principe à suivre l'approche retenue par cette Cour dans l'arrêt Glaxo Groups Ltd. v. Novopharm Ltd. (1996), 70 C.P.R. (3d) 300, et à ordonner la production de tout ce document vu qu'une partie pertinente fut produite, il ressort toutefois des représentations d'Apotex que les demanderesses ont eu effectivement la chance de procéder à un examen visuel de tout le document et n'ont pas retracé d'informations pertinentes non produites. Je ne vois donc pas de raison valable en pratique pour forcer de nouveau la production du document recherché. Cette question n'aura pas à être répondue.
Catégorie 3
[22] La seule question qui demeure sous cette catégorie, soit la question 19, vise à obtenir des "certificates of specification" pour certains lots de lisinopril. Les représentations écrites d'Apotex sous cette question me convainquent que cette question n'a pas à recevoir davantage d'attention. Elle n'aura pas à être répondue. Il en est de même pour les questions 24 à 28.
Catégorie 4
[23] Les questions 29 et 30 sous cette catégorie portent sur l'utilisation pour des fins expérimentales de certains lots de lisinopril acquis par Apotex. Toutefois, ici encore, ces questions visent un fait post-acquisition. L'utilisation expérimentale versus une utilisation commerciale ne change rien à la contrefaçon potentielle du départ lors de l'acquisition par Apotex. Ces questions n'auront pas à recevoir réponse.
[24] Les autres catégories de questions dans le cadre de la présente requête portent sur l'attaque d'invalidité portée par Apotex contre le brevet en litige.
Catégorie 5
[25] Les questions 33 et 34 sous cette catégorie cherchent à obtenir qu'Apotex précise sur quelles parties des documents elle s'en remet. Apotex a répondu qu'elle s'en remettait à l'ensemble des seize (16) documents. Cette réponse est inadmissible. Même si l'on n'est pas ici dans le cadre d'une demande de détails, je crois néanmoins qu'il est approprié qu'Apotex réponde aux questions 33 et 34 et qu'elle fournisse en conséquence les précisions recherchées (voir Dek-Block Ontario Ltd. c. Béton Bolduc (1982) Inc. (1998), 81 C.P.R. (3d) 232, page 235).
Catégorie 6
[26] Les questions sous cette catégorie portent sur la formulation de comprimés (tablets) stables en vertu du brevet. Apotex soutient que certains excipients amènent l'ingrédient actif à se dégrader.
[27] La question 35 vise à obtenir des documents de travail portant sur l'utilisation par Apotex de l'excipient "microcrystalline cellulose" avec du lisinopril. Cette question se rattache directement à l'alinéa 19(m)(i) de la défense d'Apotex. Même si Apotex soutient que ses tests soutiennent sa thèse, ce n'est pas à cette partie à avoir le mot final sur cette question et il est légitime pour les demanderesses de vouloir vérifier les documents par elles-mêmes. Cette question devra recevoir réponse.
[28] La question 36 vise à obtenir des documents dévoilant des résultats d'études de stabilité portant sur l'Apo-lisinopril, soit le lisinopril mis en marché par Apotex. Merck a semble-t-il produit entre les mains d'Apotex le même type de documents et il m'apparaît donc raisonnable que ces documents soient de façon réciproque produits par Apotex. Cette question devra recevoir réponse.
[29] Quant à la question 37, elle vise à mon avis de l'information qui est du domaine des experts. Où Apotex tire la ligne entre un produit stable et instable n'est pas vraiment pertinent. C'est aux experts à tirer cette ligne. Cette question n'aura pas à recevoir réponse. Il en va de même pour les questions 39 et 40.
Catégorie 7
[30] La question 38 sous cette rubrique vise à connaître les chiffres de ventes d'Apotex pour son lisinopril. Puisque Apotex a plaidé au paragraphe 19(m) de sa défense que l'invention du brevet en litige était évidente (obvious), il ressort qu'en ce faisant Apotex soulève le succès commercial. Dans l'arrêt James River Corp. of Virginia v. Hallmark Cards, Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157, at 163-4 (F.C.T.D.), on fait état de ce qui suit :
That commercial success is a proper area for discovery is clear; see Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Co., supra, at 109 and Geo Vann Inc., supra, at 73. Also, in Unilever PLC v. Procter & Gamble, Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 388, 23 C.I.P.R. 237 (F.C.T.D.), it was held that even though commercial success had not been expressly pleaded, questions on that subject related to a matter in issue and should be answered. The matter in issue is "obviousness". Obviousness had been pleaded by the defendants in their defence in the Unilever case and has been pleaded by the defendants in this action. The principle function of pleadings, as counsel notes, is to define with clarity the issues between the litigants and to give fair notice of the case that has to be met, so that the opposing party may direct evidence to those issues. Once a defendant pleads obviousness it will know that questions relating to commercial success are relevant. I do not think it is necessary for the plaintiff to expressly allege such in its reply pleading.
(Mon soulignement.)
[31] La question 38 devra donc être répondue. Je ne suis pas convaincu ici que même si l'on ne devait attribuer à l'information recherchée qu'une valeur résiduaire, cette valeur serait surpassée par le trouble de produire ladite information.
[32] Reste maintenant à régler le sort des engagements pris par Apotex et non encore produits.
Les engagements
[33] Quant aux engagements 1, 2, 11 à 13, 15 et 16, ils devront être répondus par une mise à jour à tous les trois mois.
[34] Quant aux engagements 5 et 17, ils devront être répondus dans les trente (30) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs.
[35] Quant aux engagements 6 et 7, je considère qu'ils ont été remplis. Il n'y a pas de suite à leur donner.
[36] Il y a lieu maintenant de regarder la requête d'Apotex à l'encontre des demanderesses AstraZeneca UK Limited (Astra UK), Zeneca Limited (Zeneca) et AstraZeneca Canada Limited (Astra Canada) (collectivement les demanderesses).
II. La requête d'Apotex à l'encontre des demanderesses AstraZeneca UK Limited, Zeneca Limited et AstraZeneca Canada Limited
[37] Il ressort dans le cadre de cette requête qu'outre les questions portant sur la contrefaçon du brevet en litige et l'invalidité de celui-ci, le statut des demanderesses comme détentrices de licences de Merck & Co., Inc. se retrouve également à l'étude.
[38] Les questions dirigées à l'encontre d'Astra UK et de Zeneca seront revues dans un premier temps (A). Par après, nous porterons notre attention à l'égard des questions visant Astra Canada (B).
A. Questions dirigées à l'encontre d'Astra UK et de Zeneca
[39] Les questions 60 à 63 visent à connaître l'identité des membres d'une équipe légale, la "Zestril defence team", chargée de surveiller les marchés à l'encontre de contrefaçons potentielles à l'égard des brevets appartenant aux demanderesses.
[40] Il m'apparaît que ces questions n'ont pas à recevoir réponse. On recherche ici l'identification d'une équipe légale. Il s'agit ici d'information très particulière, voire privilégiée. Apotex n'identifie pas l'information que ces personnes pourraient avoir. Elle croit seulement qu'elles pourraient en avoir. On s'approche ici d'une expédition de pêche.
[41] Les questions 64 à 67 portent sur le travail de la même équipe. Pour les raisons exprimées par les demanderesses à leurs représentations écrites, ces questions également n'ont pas à recevoir réponse.
[42] Les questions 72 et 80 sont non pertinentes et n'ont pas à recevoir réponse.
[43] Les questions 194, 202, 203, 205 à 209 et 212 découlent d'un document produit par Astra Canada mais non produit par les demanderesses Astra UK et Zeneca. Même en admettant que ce document no 17 aurait dû être produit par ces dernières demanderesses, je pense qu'Apotex va beaucoup trop loin quant à l'omission de cette production. Pour les raisons exprimées au paragraphe 65 des représentations écrites des demanderesses, ces questions n'auront pas à recevoir réponse.
[44] Il en est de même pour la question 200 qui cherche à savoir si certaines pages du document 17 proviennent d'un seul document ou non. Cette question est non pertinente face aux faits non admis dans les procédures.
[45] Quant à la question 211, elle vise à mon sens une recherche pertinente qui n'a pas véritablement été complétée puisque les recherches se sont limitées au Royaume-Uni. Partant elle devra recevoir réponse.
[46] Quant aux questions 223 à 225, si ce n'est déjà fait ces questions devront recevoir réponse.
[47] Quant aux questions 340 à 343, elles recherchent l'expression d'une opinion. Partant, elles n'auront pas à recevoir réponse.
[48] Les questions 345, 346, 347 et 352 ont suffisamment été répondues et elles n'ont pas à l'être davantage.
[49] Les questions 359, 365 et 366 (quant aux documents 2 et 9) visent des situations pertinentes et je ne considère pas que c'est aux demanderesses de déterminer si ces documents contiennent ou non de l'information pertinente. Elles devront donc recevoir réponse.
[50] Quant aux questions 378, 391, 393, 398 et 426, la position prise par les demanderesses dans leurs représentations écrites m'apparaît raisonnable et il est à présumer qu'elles s'y conformeront. Sur cette base je n'entends pas ordonner ici qu'elles soient répondues.
[51] Quant à la question 391, les demanderesses pourront restreindre leurs recherches suivant les paramètres mentionnés en plaidoirie orale.
[52] Par ailleurs, en vertu de la règle 237(3), Apotex demande à cette Cour qu'il soit ordonné à Astra UK et Zeneca de choisir un représentant mieux informé que celui qui fut interrogé, soit M. Kevin Bill, afin que cet autre représentant puisse être interrogé au nom de ces corporations.
[53] Dans leurs représentations écrites aux paragraphes 14 à 32, les demanderesses répondent de façon convaincante aux allégations que fait valoir Apotex au paragraphe 14 de son avis de requête et au paragraphe 21, entre autres, de ses représentations écrites. Sur la base des arguments soulevés par les demanderesses, je n'entends pas faire droit à cette demande d'Apotex.
[54] D'autre part, je traite ici de la demande d'Apotex formulée dans son avis de requête à l'effet qu'en vertu de la règle 246(1) cette Cour enjoigne aux procureurs agissant pour les demanderesses de ne pas répondre aux questions lorsque les procureurs d'Apotex s'y objectent.
[55] Quant à cette requête, la Cour ne peut qu'indiquer que si effectivement il y a objection à ce que le procureur réponde, les procureurs des demanderesses doivent obtempérer. Toutefois, Apotex ne doit pas abuser de cette position surtout si les procureurs des demanderesses en répondant cherchent véritablement à clarifier ou à faire avancer le débat. La Cour considère qu'elle n'a pas à aller plus loin ici et s'en remet à la grande expérience des procureurs en place pour gérer la situation sans devoir impliquer davantage la Cour.
B. Questions dirigées à l'encontre d'Astra Canada
[56] Quant aux questions 116, 156 et 165, bien que ces questions soient pertinentes quant au statut des demanderesses à titre de détentrices de licences, je suis satisfait sur la base des représentations écrites des demanderesses qu'elles ont répondu à ces questions.
[57] Les questions 59 et 170 qui visent également le statut de détentrices de licences sont pertinentes et doivent cependant recevoir réponse.
[58] Je ne suis pas convaincu que la question 274 vise correctement la stabilité des comprimés et leur dégradation. Elle n'aura donc pas à recevoir réponse.
[59] Quant aux questions 298 et 299, elles visent des situations hypothétiques qui relèvent du domaine de l'expertise. Elles n'ont pas à recevoir réponse.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
Le 1er mai 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020501
Dossier : T-2792-96
Entre :
MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-2792-96
MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :20 et 21 mars 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS :1er mai 2002
ONT COMPARU:
| Me Judith Robinson |
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. |
|
| Me Nancy P. Pei Me Denise Lacombe |
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |
|
| Me David Scrimger Me Ildiko Mehes |
||
| pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) |
||
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
| Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. |
|
| Smart & Biggar Toronto (Ontario) |
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited, Astra Zeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |
|
| Goodman, Phillips & Vineberg Toronto (Ontario) |
pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) |