Date : 20010206
Dossier : T-1951-99
Référence : 2001 CFPI 31
Ottawa (Ontario), le 6 février 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
BAY REST BEDDING COMPANY LIMITED,
demanderesse,
- et -
BEDFORD FURNITURE INDUSTRIES, INC.,
défenderesse.
[1] Bay Rest Bedding Company Limited (la demanderesse) interjette appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, qui a accueilli l'opposition produite par Bedford Furniture Industries, Inc. (la défenderesse) contre la demande d'enregistrement que la demanderesse a déposée relativement à la marque de commerce SPINAL CARE (demande n º 728,731) pour être employée en liaison avec des matelas et des ensembles de matelas et sommiers à ressorts.
[2] La demanderesse sollicite une ordonnance infirmant la décision prononcée par le registraire des marques de commerce le 8 septembre 1999 et accueillant la demande d'enregistrement n º 728,731. La demanderesse sollicite aussi ses dépens.
Rappel des faits
[3] La demanderesse a présenté sa demande d'enregistrement de la marque de commerce SPINAL CARE pour des matelas et des ensembles de matelas et sommiers à ressorts le 5 mai 1993. La demande se fondait sur l'emploi de cette marque au Canada depuis déjà au moins 1976.
[4] La défenderesse a produit une déclaration d'opposition le 20 mai 1994.
[5] Les motifs d'opposition étaient les suivants :
(1) La demande ne respecte pas l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après appelée Loi sur les marques de commerce), parce qu'elle ne précise pas la date à partir de laquelle la marque de commerce a été employée au Canada;
(2) La marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées SPINAL GUARD (LMC 194,699) et CHIRO-CARE (LMC 218,334) de l'opposante;
(3) La demanderesse n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce parce que, à la date où elle prétend l'avoir employée pour la première fois, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce SPINAL GUARD de l'opposante, que le prédécesseur en titre de l'opposante et l'opposante, en qualité d'usager inscrit, employait en liaison avec des matelas au Canada depuis déjà au moins 1970, ainsi qu'avec la marque CHIRO-CARE, que l'opposante employait en liaison avec des matelas et des meubles rembourrés au Canada depuis déjà au moins 1971;
(4) Selon l'alinéa 38(2)d) et l'article 2, la marque de commerce de la demanderesse n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises de la demanderesse des marchandises de l'opposante vendues sous les marques de commerce SPINAL GUARD et CHIRO-CARE.
[6] La preuve de la défenderesse prend la forme d'une déclaration solennelle faite par Jeffrey Lewis le 11 décembre 1996. M. Lewis était directeur du service de la défenderesse et travaillait pour celle-ci depuis quatre ans environ quand il a signé sa déclaration.
[7] La défenderesse est la propriétaire des deux marques de commerce enregistrées SPINAL GUARD, LMC 194,699 employée pour des matelas et CHIRO CARE, LMC 218,334. Bien que les motifs d'opposition mentionnent les deux marques, la défenderesse n'a apporté aucune preuve au sujet de la marque de commerce SPINAL GUARD.
[8] Les dossiers détaillés de la défenderesse ont été détruits en 1984, c'est-à-dire avant que M. Lewis commence à travailler pour elle.
[9] M. Lewis a défini l'expression [TRADUCTION] « unités de literie » comme s'entendant de l'ensemble formé de matelas, lits et meubles rembourrés.
[10] Lorsque que M. Lewis a témoigné au sujet des ventes et des frais de publicité concernant les produits SPINAL GUARD de la défenderesse, il a donné des chiffres en termes d'unités de literie. Il n'avait pas de chiffres précis pour les matelas.
[11] M. Lewis a évalué que, pour la période comprise entre 1973 et 1983, la défenderesse a vendu, au total, plus de 380 000 « unités de literie » portant le nom SPINAL GUARD, ce qui donne une valeur en gros d'au moins 115 000 000 $. Ces évaluations ont été faites sur la foi de renseignements tenus pour véridiques qui ont été fournis par une source anonyme.
[12] Pour la période allant de 1984 à 1994, la défenderesse aurait vendu 230 000 unités de literie portant le nom SPINAL GUARD, représentant une valeur d'au moins 70 000 000 $.
[13] De 1995 à 1996, les ventes annuelles d'unités de literie SPINAL GUARD faites par la défenderesse [TRADUCTION] « se sont maintenues jusqu'à présent à des niveaux inférieurs aux niveaux précédents » .
[14] M. Lewis a déclaré que la défenderesse avait dépensé plus de 4 000 000 $ pour faire l'annonce de ses unités de literie SPINAL GUARD. Il n'a pas indiqué dans quoi cette publicité avait été faite ni quand elle avait été mise en circulation.
[15] En 1996, la défenderesse vendait ses « unités de literie » dans des points de vente au détail comme Eaton, La Baie, Sears et dans des magasins de meuble. Lorsque M. Lewis a communiqué ce renseignement, il n'a pas pu préciser le nom des magasins par l'intermédiaires desquels les unités de literie SPINAL GUARD étaient vendues ni leur nombre. Il n'y avait pas moins de 1 000 points de vente au détail.
[16] À l'audience sur l'opposition, la demanderesse a produit les affidavits des personnes suivantes :
5. Domenic Ciappa, président de la demanderesse, fait sous serment le 10 juillet 1996;
6. Silvano Perriccioli, directeur de Cantu Furniture Interiors Ltd., fait sous serment le 10 juillet 1996;
7. Samuel Malach, président d'Orchid Label & Printing Company, fait sous serment le 9 juillet 1996.
[17] La demanderesse a vendu sans interruption des matelas portant la marque de commerce SPINAL CARE depuis 1997. Depuis juillet 1996, elle vend entre 400 et 500 matelas portant la marque de commerce SPINAL CARE par année. La valeur des ventes de ces articles atteint environ 190 000 $ par année.
[18] Il y a vingt ans que la demanderesse emploie la marque de commerce SPINAL CARE pour des matelas et aucun de ses clients ne lui a indiqué avoir confondu son produit avec le produit SPINAL GUARD de la défenderesse. Jamais la défenderesse ne lui a demandé de cesser d'employer le nom SPINAL CARE.
[19] Pour les besoins du présent appel, la demanderesse a déposé les affidavits supplémentaires de Richard Merritt-Gambrill, directeur des ventes à La Baie, de Ralph Gerstl, président de Sleepking et de Mme Jennifer Hendzel.
[20] La nouvelle preuve établit que les matelas sont vendus en différentes tailles et en ensemble – sommier à ressorts et matelas. Ils durent environ dix ans et le prix de détail moyen d'un matelas de lit jumeau se situe entre 450 $ et 800 $, tandis que le prix de détail moyen d'un matelas de grand lit deux places se situe à entre 1 600 $ et 2 000 $ environ.
[21] D'habitude, dans ce secteur d'activités, les matelas sont couverts par une garantie d'une durée moyenne de dix ans. Cette garantie est généralement précisée sur une étiquette fixée au matelas. La taille moyenne de l'étiquette est de six pouces carrés.
[22] Lorsqu'un magasin au détail expose des matelas, il les regroupe par fabriquant.
[23] Selon la preuve du déroulement courant de l'achat d'un matelas, les clients reçoivent l'aide d'un vendeur pendant trente à soixante minutes environ. Habituellement, le client s'étend sur le matelas pour en vérifier le confort. Il fait des comparaisons entre ce que les magasins ont à offrir. On parle du fabricant et de la garantie offerte pour le matelas.
[24] Il ressort de l'état du registre des marques de commerce que celui-ci répertorie vingt marques de commerce qui n'appartiennent pas à la défenderesse et qui emploient les mots BACK, SPINAL, CARE ou GUARD pour des matelas.
[25] Sleepking est un tiers fabricant de matelas qui, depuis 1977, a employé continuellement SPINAL REST et SPINAL SUPPORT comme marques de commerce pour ses matelas et qui a vendu plus de 1 000 000 de matelas portant ces noms. Ajoutons que, de 1993 à aujourd'hui, ce fabricant a vendu de 10 000 à 15 000 matelas SPINAL REST et SPINAL SUPPORT par mois.
[26] Le président de Sleepking a déclaré qu'il n'est au courant d'aucun cas de confusion entre ses produits et les produits de la demanderesse ou de la défenderesse.
[27] Depuis novembre 1996, Eaton n'offre plus les matelas SPINAL GUARD et La Baie n'offre pas ce produit actuellement.
[28] Un nouveau représentant du service à la clientèle de la défenderesse a déclaré qu'il était possible que, depuis septembre 1999, les matelas SPINAL GUARD aient été abandonnés.
[29] Questions en litige
8. À la date d'appréciation du 8 septembre 1999 (la date de la décision de la commissaire), la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée?
9. À la date d'appréciation de « depuis déjà au moins 1976 » , la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée?
10. À la date d'appréciation du 20 mai 1994, la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse était-elle non distinctive de sorte qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse et que, conformément à l'alinéa 38(2)d) de la Loi sur les marques de commerce, elle n'avait pas le droit d'être enregistrée?
Dispositions législatives
[30] L'expression « créant de la confusion » est définie de la manière suivante à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :
| « créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6. |
"confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6; |
|
[31] L'article 6 de la Loi prévoit ce qui suit :
| 6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. (3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. (4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. |
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section. (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. (4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
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[32] L'alinéa 12(1)d) de la Loi prévoit ce qui suit :
| 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) [...] b) [...] c)[...] d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée; [...] |
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not (a) . . . (b) . . . (c) . . . (d) confusing with a registered trade-mark; . . . |
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[33] L'alinéa 16(1)a) est ainsi rédigé :
| 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion : a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; [...] |
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with (a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;. . . |
|
[34] Et l'article 38 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :
| 38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants_: a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; d) la marque de commerce n'est pas distinctive. |
38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar. (2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds: (a) that the application does not conform to the requirements of section 30; (b) that the trade-mark is not registrable; (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or (d) that the trade-mark is not distinctive. |
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[35] À titre préliminaire, il y a lieu de se prononcer sur la norme de contrôle qui s'applique à la décision du registraire dans le cadre d'un appel interjeté conformément à l'article 56 de la Loi. La Cour d'appel fédérale a apporté les précisions suivantes dans l'arrêt Les Brasseries Molson, une société de personnes c. John Labatt Ltd. (2000 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), à la page 196 :
Je pense que l'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald's Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
Dans le présent appel, trois nouveaux affidavits ont été produits en appel. Ce sont ceux de Merritt-Gambrill, Gerstl et Hendzel. Après avoir examiné ces affidavits, je suis convaincu qu'ils contiennent une preuve qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de la commissaire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cela étant le cas, je dois en venir à ma propre conclusion en ce qui concerne l'exactitude de la décision.
Analyse et décision
[36] Question n º 1
À la date d'appréciation du 8 septembre 1999 (la date de la décision de la commissaire), la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée?
La commissaire a statué qu'à la date de sa décision, la marque de commerce SPINAL CARE créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée. Afin de décider s'il existe de la confusion, il faut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ainsi que de toutes les circonstances.
[37] Le premier facteur prévu au paragraphe 6(5) de la Loi est le suivant :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(11) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce
[38] Ni la marque SPINAL CARE ni la marque SPINAL GUARD ne possèdent un caractère distinctif inhérent très élevé étant donné qu'elles se composent toutes les deux de mots ordinaires tirés du dictionnaire. Ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre partie.
La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues
[39] Pour ce qui est de la marque SPINAL GUARD, selon la preuve fournie par M. Lewis, plus de 380 000 unités de literie (matelas, lits et meubles rembourrés) représentant une valeur supérieure à 115 000 000 $ et portant la marque SPINAL GUARD ont été vendus au Canada entre 1973 et 1994. Je souscris à la décision de la commissaire selon laquelle la preuve de M. Lewis en ce qui concerne l'emploi de la marque de la défenderesse avant qu'il ne commence à travailler pour elle en 1984 ne devrait pas être prise en compte étant donné qu'il s'agit d'une preuve par ouï-dire provenant d'une source quelconque. La preuve de M. Lewis présente une autre difficulté : elle ne porte pas uniquement sur les matelas qui sont les marchandises visées par la marque enregistrée SPINAL GUARD, mais inclut dans ses chiffres de vente des revenus tirés de la vente de lits et de meubles rembourrés. La seule preuve susceptible d'être prise en compte est celle qui porte sur les marchandises visées par l'enregistrement. Or, la preuve ne permet pas de dégager ces chiffres (voir la décision Datascope of Canada Ltd. c. Datascope Corp. (1997) 81 C.P.R. (3d) 409 (COMC) à la page 418).
[TRADUCTION] [...] L'opposante vend et répare diverses sortes d'équipement usagé, mais l'enregistrement se limite aux photocopieurs et aux calculatrices commerciales. Par conséquent, c'est cet équipement qui doit servir pour faire une comparaison avec la marque de la demanderesse dans le cadre de l'alinéa 12(1)d).
[40] La défenderesse a aussi fournie une preuve selon laquelle elle aurait dépensé plus de 4 000 000 $ en frais de publicité pour la marque SPINAL GUARD entre 1973 et 1993. À mon avis, la preuve de publicité qui porte sur la période antérieure à l'emploi de M. Lewis auprès de la défenderesse est inadmissible parce qu'elle constitue du ouï-dire. De même, on ne peut accorder que très peu d'importance aux frais de publicité étant donné que je ne sais pas si cette publicité a contribué à faire connaître la marque SPINAL GUARD vu que je ne sais rien de sa mise en circulation. Par exemple, quelle région géographique visait-elle?
[41] La demanderesse a fourni une preuve selon laquelle elle a vendu des matelas sans interruption depuis 1977 en employant la marque SPINAL CARE et que, depuis juillet 1996, elle vend 400 à 500 matelas représentant une valeur de vente de 190 000 $ chaque année.
[42] Je suis d'avis que, d'après la preuve admissible, la marque de la demanderesse est devenue au moins aussi connue que celle de la défenderesse.
(12) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[43] Encore une fois, d'après la preuve admissible, la marque de la demanderesse a été en usage depuis déjà au moins 1977 et la preuve n'établit l'usage de la marque de la défenderesse que depuis seulement 1984. Ce facteur joue en faveur de la demanderesse.
(13) Le genre de marchandises, services ou entreprises
[44] Comme les marchandises de la demanderesse et de la défenderesse ont des matelas et que ceux-ci sont liés aux marques, le genre de marchandises est le même. Ce facteur ne joue en faveur de ni l'une ni de l'autre partie.
(14) La nature du commerce
[45] La défenderesse fabrique ses marchandises dans ses propres usines, elle les exposent dans ses salles d'exposition et elle les vend dans des magasins de meubles. La demanderesse vend aussi ses marchandises dans des magasins de meubles. Je conclus que les circuits de distribution des parties se chevauchent. Ce facteur ne joue en faveur d'aucune des parties.
(15) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent
[46] Je souscris à la conclusion tirée par la commissaire relativement à ce facteur et je remarque qu'il ne favorise aucune partie plus que l'autre.
[47] La commissaire a aussi tenu compte de la circonstance additionnelle avancée par la demanderesse et selon laquelle l'absence de véritable confusion, malgré l'emploi simultané des marques sur le marché depuis quinze ans, était un important facteur démontrant qu'il n'existait pas de confusion entre les marques. Elle a accordé très peu d'importance à cet élément. Je suis d'avis que cette conclusion était erronée. Dans l'affaire Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A. (1991), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1re inst.) à la page 379 :
Cette absence de preuve est un élément important à considérer. Dans l'affaire Prairie Maid Cereals Ltd. c. Christie, Brown & Co. Ltd. (1966), 48 C.P.R. 289 à la p. 295, 58 D.L.R. (2d) 186, 56 W.W.R. 375 (C.A.C.B.), le Juge Maclean déclare :
[TRADUCTION] J'ai déjà mentionné des cas où aucune preuve n'est produite pour indiquer que la présentation de l'emballage de l'appelante a trompé qui que ce soit. En abordant cette question, le juge en chef Rinfret, dans l'arrêt Dastous and Rose Canned Food Products v. Mathews-Wells Co., Ltd., 12 C.P.R. 1 aux pages 6 et 7, 10 Fox Pat. C. 1, [1950] R.C.S. 261 a indiqué :
« Il faut immédiatement remarquer que rien ne prouve que le public consommateur a confondu les produits des parties respectives ou a été trompé par ceux-ci, et ce point est très important. Sur cette question, citons un extrait de l'ouvrage intitulé Kerly on Trade Marks à la page 294 :
Lorsque les marques ont été circulé simultanément sur le marché où l'on prétend que la confusion est probable, le fait que personne n'ait été trompé est très important » .
La commissaire a également négligé de tenir compte de l'état du registre des marques de commerce qui reconnaît l'existence de vingt (20) marques de commerces analogues enregistrées qui emploient les mots BACK, SPINAL, CARE ou GUARD pour des matelas et qui n'appartiennent pas à la défenderesse. Si la commissaire avait eu cette information devant elle au moment de sa décision, elle n'aurait pu tirer la conclusion suivante : [TRADUCTION] « [...] Je trouve que, dans le commerce des matelas, il n'est guère surprenant que des consommateurs ou des acheteurs en gros de matelas n'aient pas signalé de cas de véritable confusion à l'opposante » .
[48] La demanderesse a produit, devant la présente Cour, une preuve sur les circonstances suivantes et m'a pressé de considérer qu'elles montrent qu'il n'existe pas de confusion entre les marques :
1. Les matelas sont des articles relativement chers que le consommateur n'achète pas à la hâte, ce qui diminue les risques de confusion.
Dans l'affaire General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101 (C.S.C.), le juge Rand déclare aux pages 116 et 117 :
[TRADUCTION] [...] L'idée de chacun est celle que comporte le nom commun de « réfrigérateur » lui-même. S'il existe une quelconque confusion, elle vient de la ressemblance du son ou de la présentation des mots. Mais en déterminant cela, on doit tenir compte de tous les aspects du commerce, y compris des prix, de la classe des acheteurs et de la manière ordinaire dont ils effectuent leurs achats. Comme l'a relevé le juge Cameron, l'acheteur potentiel réfléchit avant d'acheter cet appareil plus ou moins haut de gamme; on ne choisit pas à la hâte un réfrigérateur sur les rayons; il s'agit d'un achat important et chaque transaction implique un certain degré d'examen et d'attention.
Il est vrai que, dans cette affaire, la marchandise était un réfrigérateur et qu'en l'espèce, il s'agit de matelas, mais je crois tout de même que ce raisonnement s'applique et que le prix élevé des matelas réduit les risques de confusion.
[49] 2. Des vendeurs bien informés aident les consommateurs à acheter les matelas. Les marques de commerce se trouvent sur les étiquettes qui portent aussi le nom du fabricant et la garantie. De telles garanties constituent un atout au moment de la vente. De plus, à l'endroit où ils sont exposés dans les magasins de détail, les matelas sont souvent regroupés par fabricant. Dans de telles circonstances, les risques de confusion sont réduits.
Madame le juge Reed a exprimé le même avis dans l'affaire London Life Insurance Co. v. Manufacturers Life Insurance Co. (1999), 87 C.P.R. (3d) 229 (C.F. 1re inst.), à la page 236 :
Pour apprécier s'il existe un risque de confusion, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Le commissaire a considéré que deux de ces facteurs étaient particulièrement pertinents : le fait que, dans ce secteur d'activités, on emploie habituellement une marque de commerce qui est en étroite association avec le nom d'une compagnie d'assurance en particulier, et le fait que la sorte de services financiers vendus en liaison avec les marques ne soient pas achetés à la hâte - leur achat se réalise seulement après que l'acheteur éventuel a passé du temps avec un courtier ou un agent qui lui a expliqué la police. La preuve, tant celle produite devant la Commission que celle qui m'a été soumise, étaye entièrement ces conclusions.
La preuve additionnelle produite au sujet du déroulement des ventes m'amène à conclure que les risques de confusion sont réduits.
[50] La date à retenir pour apprécier l'existence de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) est celle de la décision de la commissaire. Le critère à appliquer pour décider si une marque de commerce crée de la confusion est exposé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Miss Universe Inc. v. Bohama (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.) à la page 387 :
Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. (Voir les art. 6(2),(3) et (4) de la Loi; Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), à la p. 12, juge Cattanach).
En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 6(5) précité.
Il appartient toujours à celui qui demande à enregistrer une marque de commerce d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée. Voir les arrêts Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1re inst.), à la p. 57, juge Cattanach, et Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1re inst.), à la p. 46, juge Cattanach).
[51] En appréciant chaque critère exposé au paragraphe 6(5) de la Loi, il n'est pas nécessaire d'attribuer le même poids à chacun d'eux (voir la décision Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd. (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1re inst.) à la page 298). En l'espèce, j'accorderais plus d'importance au critère exposé à l'alinéa 6(5)b).
[52] Pour en arriver à sa décision, la commissaire a tenu compte de la preuve de la publicité faite avant 1984 et de la preuve portant sur des chiffres de vente incluant le produit de ventes tiré non seulement des matelas mais aussi des lits et des meubles rembourrés. De même, elle n'a pas bénéficié de la preuve additionnelle qui a été produite dans le cadre du présent appel et qui comprenait la preuve du déroulement des ventes et celle de l'état du registre des marques de commerce qui révèle qu'il existait vingt (20) marques de commerce enregistrées qui employaient les mots BACK, SPINAL, CARE ou GUARD pour des matelas et qui n'appartenaient pas à la défenderesse. Je suis d'avis que la commissaire n'était pas fondée à conclure que la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée. Je suis d'avis que, et la demanderesse m'en a convaincu, lorsque tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi et toutes les circonstances sont pris en compte, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques SPINAL CARE et SPINAL GUARD.
[53] Question no 2
À la date d'appréciation de « depuis déjà au moins 1976 » , la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse de sorte que, conformément à l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque n'avait pas le droit d'être enregistrée? (Il y a lieu de remarquer que la preuve établit que la date de premier emploi est depuis « au moins 1977 » ).
Essentiellement, selon l'alinéa 16(1)a) de la Loi, la demanderesse pouvait, sous réserve de l'article 38, enregistrer la marque de commerce qu'elle avait employée au Canada en liaison avec les marchandises à moins que, à la date où elle l'a en premier lieu ainsi employée, cette marque n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada. La date à retenir pour l'appréciation de la confusion selon l'alinéa 16(1)a) est la date du premier emploi de la marque de commerce de la demanderesse, en l'espèce, depuis au moins 1977. Comme j'ai décidé que la preuve de la défenderesse antérieure à 1984 était inadmissible, ce motif d'opposition ne repose sur aucune preuve.
[54] Question no 3
À la date d'appréciation du 20 mai 1994, la marque de commerce SPINAL CARE de la demanderesse était-elle non distinctive de sorte qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SPINAL GUARD de la défenderesse et que, conformément à l'alinéa 38(2)d) de la Loi sur les marques de commerce, elle n'avait pas le droit d'être enregistrée?
L'alinéa 38(2)d) de la Loi permet à l'opposant à l'enregistrement d'une marque de commerce d'invoquer l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce comme motif d'opposition. L'article 2 de la Loi définit le caractère distinctif relativement à une marque de commerce comme signifiant « celle [la marque] qui distingue
véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou [...] » .
[55] La date à retenir pour la détermination du caractère distinctif est la date de la production de la demande. En l'espèce, il s'agit du 20 mai 1994.
[56] J'ai déjà décidé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques de commerce conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi. En effet, la preuve établit que :
11. À la date à retenir pour l'appréciation, la demanderesse avait employé sa marque au Canada pendant au moins 18 ans et ses ventes annuelles atteignaient environ 200 000 $.
12. Aucune preuve n'établit qu'un tiers aurait employé simultanément SPINAL CARE comme marque de commerce.
13. Il existe au moins vingt (20) marques similaires qui ont obtenu l'enregistrement et aucun incident de confusion n'a été signalé en vingt ans.
J'estime que la demanderesse m'a convaincu qu'elle s'est acquittée du fardeau de prouver que la marque de commerce SPINAL CARE est distinctive au sens de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d) de la Loi. La marque de commerce SPINAL CARE distingue effectivement les marchandises de la demanderesse (matelas) des marchandises de la défenderesse (matelas). J'en suis arrivé à cette conclusion en me fondant sur les éléments de preuve énoncés précédemment et sur ma conclusion qu'il n'existait pas de risque de confusion. La conclusion de la commissaire relativement à ce motif est erronée.
[57] Par conséquent, l'appel est accueilli relativement à chaque question et les dépens sont adjugés à la demanderesse.
ORDONNANCE
[58] LA COUR ORDONNE d'accueillir l'appel avec dépens en faveur de la demanderesse.
[59] LA COUR ORDONNE EN OUTRE d'inscrire la marque SPINAL CARE au registre.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
6 février 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : T-1951-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : BAY REST BEDDING COMPANY LIMITED c. BEDFORD FURNITURE INDUSTRIES, INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : 6 SEPTEMBRE 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFEle 6 février 2001
ONT COMPARU:
RICK TUZI POUR LA DEMANDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
IVOR M. HUGHES, AVOCAT & PROCUREUR
THORNHILL POUR LA DEMANDERESSE
RIDOUT & MAYBEE
OTTAWA POUR LA DÉFENDERESSE