T-438-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 10 JUIN 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY
E N T R E :
REDSAND, INC.,
appelante
et
DYLEX LIMITED,
(anciennement Thrifty Riding and Sports Shop Limited)
et
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT SUR l'appel interjeté par l'appelante d'une décision en date du 22 décembre 1995 par laquelle le président de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement de la marque de commerce HOT SAND qui avait été demandé par la Thrifty Riding and Sports Shop Limited, laquelle a par la suite été remplacée par l'intimée Dylex Limited;
APRÈS AUDITION des avocats des parties à Toronto le 10 septembre 1996, date à laquelle la Cour a reporté le prononcé de sa décision, et APRÈS EXAMEN des observations qui ont été faites à cette date :
| 1. REJETTE l'appel interjeté par l'appelante; |
| 2. STATUE que l'intimée Dylex Limited a droit aux dépens du présent appel au tarif habituel des dépens entre parties. |
| JUGE |
Traduction certifiée conforme
| Martine Guay, LL. L. |
T-438-96
E N T R E :
REDSAND, INC.,
appelante
et
DYLEX LIMITED,
(anciennement Thrifty Riding and Sports Shop Limited)
et
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MacKAY
La Cour statue sur l'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) d'une décision en date du 22 décembre 1995 par laquelle le président de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a, en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi, rejeté l'opposition formée par l'appelante à la demande présentée par l'intimée en vue de faire enregistrer la marque de commerce " HOT SAND ".
L'appelante interjette appel de la décision au motif que la Commission a commis une erreur de fait et une erreur de droit en rejetant l'opposition. Plus particulièrement, l'appelante allègue que la Commission :
| a) a commis une erreur de fait et une erreur de droit en déclarant mal fondés les moyens invoqués par l'appelante pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce demandé par l'intimée Dylex Limited (Dylex); |
| b) a commis une erreur de fait et une erreur de droit en écartant le témoignage de M. Lusitana au sujet de l'emploi et de l'annonce de sa marque de commerce REDSAND au Canada. |
À titre de réparation, l'appelante sollicite le prononcé d'une ordonnance ayant pour effet d'annuler la décision de la Commission et ordonnant que la demande présentée par la Dylex en vue de faire enregistrer sa marque de commerce HOT SAND soit rejetée.
Les faits
L'appelante Redsand Inc. (Redsand) est une compagnie qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'État de Californie. Depuis au moins 1988, l'appelante produit et distribue surtout en Californie et en Floride diverses marchandises portant les marques de commerce REDSAND et REDSAND AND DESIGN, notamment des vêtements liés au sport. Dans sa déclaration d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce HOT SAND de Dylex, la Redsand affirme que son nom commercial et ses marques de commerce et son dessin REDSAND sont employés et sont très bien connus au Canada depuis une époque antérieure à la date du dépôt de la demande de la Dylex.
L'intimée Dylex Limited (anciennement Thrifty Riding and Sports Shop Limited, qui a présenté la demande initiale d'enregistrement de la marque de commerce HOT SAND) (Dylex), est une compagnie canadienne qui exploite une entreprise de vente au détail de vêtements. Elle exploite des magasins de vêtements " Thrifty's ", une chaîne de magasins au détail qui compte environ 143 points de vente un peu partout au Canada. Pour information, je souligne que, bien qu'il soit nommé dans l'intitulé de cause du présent appel, le registraire des marques de commerce n'a pas participé au présent appel.
Le 14 juin 1989, l'intimée a présenté au registraire des marques de commerce une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce HOT SAND (no 634 431) en invoquant l'usage projeté de la marque de commerce au Canada avec les marchandises suivantes :
| [TRADUCTION] |
| vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants, à savoir chemises, shorts, pantalons, tricots, pantalons de survêtement, pulls d'entraînement, hauts, blouses, manteaux, vestons, foulards, cravates, chaussettes, pull-overs, gilets de laine, tee-shirts, gilets et jeans. |
Le 18 octobre 1989, quatre mois plus tard, l'appelante a présenté une demande en vue de faire enregistrer sa marque de commerce REDSAND au Canada (demande no 642 951) pour l'utiliser avec :
| [TRADUCTION] |
| (1) des tee-shirts, des gilets débardeurs, des shorts, des ballons de volley-ball et des casquettes; (2) des pulls d'entraînement; (3) des collants à bannière et des décalques; (4) des sacs banane, des chaises longues, de la crème solaire, des visières, des genouillères de volley-ball, des filets de volley-ball et des lignes de volley-ball. |
La demande par laquelle l'appelante affirme qu'elle utilise sa marque de commerce au Canada en liaison avec certaines marchandises depuis juin 1988 a été accueillie, et sa marque de commerce et son dessin RED SAND ont été enregistrés sous le numéro 432 607 le 2 septembre 1994 pour être utilisés avec les marchandises précitées conformément à la demande pour ce qui est des articles portant les numéros (1), (2) et (3) et avec les sacs banane pour ce qui est de la catégorie (4).
Avant que la marque de l'appelante ne soit enregistrée, la demande présentée par l'intimée en vue de faire enregistrer sa marque de commerce HOT SAND a été annoncée dans l'édition du 14 février 1990 du Journal des marques de commerce pour permettre à ceux qui voudraient s'y opposer de le faire.
Le 14 juin 1990, l'appelante a déposé une déclaration d'opposition par laquelle elle contestait la demande d'enregistrement de la marque de commerce HOT SAND principalement au motif que cette marque de commerce n'était pas enregistrable et que l'intimée n'avait pas droit à l'enregistrement, étant donné que les marques de commerce et le nom commercial de l'appelante avaient fait l'objet d'un usage répandu et qu'ils étaient bien connus au Canada en liaison avec des marchandises, y compris bon nombre de celles pour lesquelles Dylex demandait l'enregistrement de sa marque. Voici plus particulièrement les moyens d'opposition invoqués par l'appelante :
| (1) L'intimée ne serait pas une personne morale et elle n'aurait donc pas le droit de présenter une demande d'enregistrement en vertu de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. |
| (2) À la date du dépôt de la demande, l'intimée connaissait ou aurait dû connaître les marques de commerce REDSAND et REDSAND & Design de l'appelante, ainsi que le nom commercial REDSAND qu'elle avait antérieurement utilisé au Canada, et ne pouvait donc être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque projetée au sens de l'alinéa 30i) de la Loi. |
| (3) En raison de l'usage préalable au Canada des marques de commerce et du nom commercial de l'appelante, l'intimée n'a pas le droit, selon le paragraphe 16(3) de la Loi, d'enregistrer la marque projetée au Canada en liaison avec les marchandises pour lesquelles les marques et le nom REDSAND sont utilisés; |
| (4) L'emploi de la marque projetée de l'intimée créerait et serait susceptible de créer de la confusion chez les consommateurs canadiens et, par conséquent, la marque HOT SAND de Dylex n'est pas distinctive ou susceptible de devenir distinctive. |
Le 7 août 1990, l'intimée a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des moyens d'opposition invoqués par l'appelante et met l'appelante en demeure d'en faire la preuve rigoureuse.
Décision de la Commission
Une audience s'est déroulée en présence du président de la Commission, M. G.W. Partington. À cette audience, les deux parties étaient représentées et des preuves par affidavit ont été présentées au nom des deux parties. La preuve de l'appelante était constituée de deux affidavits souscrits par M. Robert Lusitana " le premier à titre de preuve principale et le second, en réponse ", ainsi que de l'affidavit souscrit en réponse par M. Henry Lue. L'intimée a produit trois affidavits, qui ont été souscrits respectivement par M. Mickey Maklin, Mme Janis E. Caruana et Mme Karen Messer. M. Maklin a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et ses réponses aux engagements ont été versées au dossier de la Commission. Des observations écrites ont été déposées au nom de l'appelante.
Aux termes de la décision qu'elle a rendue le 22 décembre 1995, la Commission a rejeté l'opposition de l'appelante au motif qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau initial de la preuve qui l'obligeait à produire des éléments de preuve suffisants pour établir le bien-fondé de ses moyens d'opposition.
En ce qui concerne l'affirmation de l'appelante suivante laquelle l'intimée n'est pas une personne morale, la Commission a conclu que l'appelante n'avait soumis aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation et, qui plus est, que, dans la mesure où cette affirmation visait à mettre en doute la dénomination sociale de l'intimée, cette question avait été réglée par la modification que l'intimée avait apportée à sa demande pour que la dénomination qui y figurait soit corrigée.
De même, la Commission a conclu que l'appelante n'avait pas produit d'éléments de preuve pour démontrer que l'intimée était ou aurait dû être au courant, avant de déposer sa demande, de l'emploi que l'appelante avait fait de sa marque de commerce ou de son nom commercial REDSAND au Canada.
La Commission a également rejeté l'argument de l'appelante suivant lequel, aux termes du paragraphe 16(3), la marque de commerce de l'intimée n'était pas enregistrable ou que l'intimée n'avait pas droit à l'enregistrement parce que cet enregistrement créerait de la confusion avec la marque de commerce de l'appelante qui, aux dires de cette dernière, avait déjà été utilisée au Canada ou y avait été révélée. Suivant la Commission, les paragraphes 16(3) et 17(1) de la Loi imposent à l'opposante la charge initiale d'établir : (1) son usage de ses marques de commerce ou noms commerciaux au Canada en liaison avec des marchandises semblables avant la date du dépôt de la demande de la requérante (en l'espèce, le 14 juin 1989); (ii) qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial en liaison avec les marchandises en question à la date de l'annonce parue dans le Journal des marques de commerce (14 février 1990). Suivant la Commission, l'appelante ne s'était pas acquittée de cette charge de la preuve, étant donné que les éléments de preuve qu'elle avait présentés étaient insuffisants ou constituaient du ouï-dire inadmissible.
Au sujet du défaut de l'appelante de présenter des éléments de preuve suffisants pour justifier ses affirmations d'usage antérieur au Canada et de confusion pouvait en découler au sens du paragraphe 16(3) de la Loi, la Commission a conclu :
| [TRADUCTION] |
| [...] Je ne suis pas convaincu que les opérations visées par les trois factures constituent une preuve qui démontre que l'appelante a employé les marques de commerce REDSAND et REDSAND & Design en liaison avec des vêtements au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, étant donné que le transfert du droit de propriété ou de la possession des marchandises à la Westbeach Surf Company semble avoir eu lieu aux États-Unis. En conséquence, et pour conclure que l'opposante a utilisé ses marques de commerce au Canada avant la date à laquelle la requérante a déposé sa demande, je dois déduire que les marchandises portant les marques de commerce REDSAND et REDSAND & Design et le nom commercial REDSAND de l'opposante ont été introduites au Canada par la Westbeach Surf Company et ont par la suite été vendues au Canada avant la date à laquelle la requérante a déposé sa demande. Toutefois, la charge de la preuve dont l'opposante doit s'acquitter selon le paragraphe 16(5) n'est pas une question qui peut être tranchée par inférence. La charge qui incombe à l'opposante oblige plutôt celle-ci à présenter des éléments de preuve qui me permettent de conclure que l'opposante a utilisé ses marques de commerce ou son nom commercial au Canada avant la date du dépôt de la présente demande et, de surcroît, que l'opposante n'avait pas abandonné ces marques de commerce ou noms commerciaux au Canada à la date de l'annonce de la présente demande dans le Journal des marques de commerce. Comme l'opposante ne s'est pas acquittée de ce fardeau, je rejette le moyen d'opposition tiré de l'absence de droit. |
| Bien que, selon la loi, ce soit également à la requérante qu'il incombe de démontrer le caractère distinctif de sa marque de commerce HOT SAND, il incombe à l'opposante de présenter, sur cet aspect de la question, des éléments de preuve suffisants pour appuyer la véracité des allégations contenues dans la déclaration d'opposition au sujet du présumé manque de caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante. La date pertinente en ce qui concerne ce moyen est la date de l'opposition, c'est-à-dire le 14 juin 1990. À cet égard, l'opposante n'a produit aucun élément de preuve directe en ce qui concerne la vente ou la distribution au Canada de vêtements portant les marques de commerce ou le nom commercial de l'opposante ou l'annonce ou la promotion de ces vêtements ou d'autres marchandises en liaison avec les marques de commerce REDSAND et REDSAND & Design et le nom commercial REDSAND. J'ai donc rejeté ce moyen en raison du défaut de l'opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait. |
| Compte tenu de ce qui précède, je rejette en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerces l'opposition de l'opposante. |
Le 22 février 1996, la requérante a produit un avis d'appel en vertu de l'art. 56 de la Loi. À l'appui de l'appel qu'elle interjette de la décision de la Commission, l'appelante a présenté de nouveaux éléments de preuve en produisant les affidavits de MM. Marco Allinott, Robert Lusitana, Steve Timmons et Christopher Burke, pour établir que ses marques de commerce étaient utilisées et étaient bien connues au Canada avant la date du dépôt de la demande.
Prétentions et moyens des parties
| i) Moyens invoqués par l'appelante |
L'appelante soutient essentiellement que la Commission a commis une erreur en concluant que l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau initial de la preuve qui lui incombait. À titre subsidiaire, elle soutient que, si la Commission n'a pas commis d'erreur, toute insuffisance de la preuve a été pleinement corrigée par les nouveaux éléments de preuve par affidavit qu'elle a produits en appel. En outre, l'appelante soutient que l'intimée ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve que la loi lui impose toujours de démontrer qu'elle avait droit à l'enregistrement parce qu'il n'y a pas de risque de confusion.
Suivant l'appelante, la Commission a commis une erreur en concluant qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau initial de la preuve qui l'obligeait à établir que sa marque REDSAND avait été employée au Canada avant la date de la demande d'enregistrement de l'intimée. L'appelante soutient que la preuve par affidavit qu'elle a produite devant la Commission établit sans l'ombre d'un doute qu'elle a employé et promu ses marques de commerce et de son nom commercial REDSAND au Canada depuis juin 1988 sans interruption jusqu'à maintenant.
L'appelante affirme que, dans une instance en opposition, c'est à celui qui demande l'enregistrement (l'intimée) qu'il incombe, suivant la loi, de démontrer qu'il a droit à l'enregistrement parce qu'il n'y a pas de risque de confusion. Suivant l'appelante, l'intimée ne s'est pas acquittée de ce fardeau de la preuve, étant donné qu'elle n'a pas démontré que l'enregistrement de sa marque de commerce ne serait pas susceptible de créer de la confusion.
Suivant l'appelante, plus une marque est forte et distinctive, plus la protection dont cette marque bénéficie est grande et étendue et plus il est difficile à celui qui demande l'enregistrement (l'intimée) de s'acquitter du fardeau qui lui incombe de démontrer qu'il n'existe pas de risque de confusion. En l'espèce, l'appelante soutient que son nom et sa marque REDSAND sont nouveaux, qu'ils ont un caractère distinctif inhérent et qu'ils sont constitués d'un mot qui a été invité exclusivement pour sa marque de commerce sans allusion descriptive aux marchandises pour lesquelles ils sont enregistrés. En conséquence, l'appelante soutient que la marque REDSAND a droit à une protection étendue, étant donné que l'emploi de la marque HOT SAND par l'intimée amènera le public à conclure que les marchandises proviennent de la même source, de telle sorte qu'il existe effectivement un risque raisonnable de confusion, ainsi qu'en fait foi, selon l'appelante, la preuve par affidavit de l'intimée, qui démontre que les deux marques de commerce sont essentiellement la même marque, qu'elles se rapportent aux mêmes produits et qu'elles visent le même public ou marché cible.
L'appelante affirme finalement que, même si la Commission n'a pas commis d'erreur, les nouveaux éléments de preuve par affidavit qui ont été produits en appel renferment ce qui, selon la Commission, manquait, c'est-à-dire des éléments de preuve directs au sujet de l'usage antérieur au Canada de sa marque de commerce par l'appelante. Suivant l'appelante, ces éléments de preuve sont contenus dans les affidavits qui ont été souscrits par MM. Marco Allinott, Robert Lusitana et Christopher Burke et qui démontrent à l'évidence qu'à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce REDSAND était employée au Canada depuis plus d'un an à la date à laquelle l'intimée a présenté sa demande d'enregistrement de sa marque.
| ii) Moyens invoqués par l'intimée |
L'intimée affirme qu'en appel, il incombe à l'appelante de démontrer que la Commission a commis une erreur. L'intimée soutient que lorsque, comme en l'espèce, la Commission conclut que la preuve présentée par un opposant est insuffisante, l'appelant est tenu d'invoquer des faits suffisamment dignes de foi en appel pour appuyer sa thèse. L'intimée affirme qu'en l'absence de nouveaux éléments de preuve suffisants, la Cour n'a pas le droit de modifier les conclusions tirées par la Commission.
L'intimée affirme qu'en l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, étant donné qu'elle n'a pas produit de nouveaux éléments de preuve suffisants à l'appui de son appel. Suivant l'intimée, la nouvelle preuve par affidavit n'est ni pertinente ni recevable, et elle ne constitue donc pas une preuve suffisante pour justifier les allégations de l'appelante. L'intimée souligne en particulier que la preuve par affidavit de l'appelante ne renferme pas de détails suffisants au sujet de l'utilisation ou de la vente de marchandises liées aux marques de commerce ou au nom commercial REDSAND au Canada avant la date pertinente, le 14 juin 1989, date du dépôt de la demande d'enregistrement de l'intimée.
L'intimée soutient en particulier que l'appelante n'a pas établi qu'elle avait fait un " emploi suffisant " au Canada au sens de l'article 4 de la Loi de sa marque de commerce REDSAND qui n'était alors pas enregistrée en démontrant qu'elle l'avait employée soit (i) dans la pratique normale du commerce, soit (ii) de manière à établir qu'elle était réputée être employée dans le commerce au Canada ou que la marque de commerce REDSAND était bien connue au Canada au sens de l'article 5. Comme l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve initial qui lui incombait de démontrer l'usage et la réputation de la marque de commerce REDSAND avant la date du dépôt de la demande de l'intimée, cette dernière soutient qu'elle n'a pas à aborder la question de la confusion.
L'intimée soutient en outre que, même en supposant que l'appelante s'est acquittée du fardeau initial de la preuve, la marque de commerce HOT SAND n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce REDSAND. Suivant l'intimée, pour déterminer si les deux marques de commerce créent de la confusion, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. L'intimée affirme qu'en l'espèce, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi favorisent l'enregistrement de sa marque de commerce HOT SAND pour les raisons suivantes :
| (i) la marque de commerce REDSAND est composée de mots courants et a par conséquent droit à une protection restreinte et rien ne permet de penser que les marques de commerce ou le nom commercial ont été employés ou révélés au Canada; |
| (i) la marque de commerce HOT SAND est largement employée partout au Canada depuis 1989. En revanche, l'usage de la marque de commerce REDSAND de l'appelante n'est pas aussi répandu. Qui plus est, il n'y a aucune preuve qui tende à démontrer qu'il y a effectivement eu des cas de confusion au cours de la période d'environ sept ans pendant laquelle les deux marques ont coexisté au Canada. |
| (iii) Les marchandises sont de nature différente. La marque REDSAND est employée en liaison avec une catégorie de vêtements plus spécifiques " vêtements et attirail de volley-ball de plage " qui nécessitent un choix plus précis de la part de la clientèle que la marque de commerce HOT SAND, qui est employée avec une catégorie plus générale de vêtements. |
| (iv) Les canaux de distribution sont très différents, de sorte que les risques de chevauchement ou de confusion sont minimes, étant donné que les produits de l'intimée sont vendus exclusivement dans les points de vente de Thrifty partout au Canada et que ceux-ci ne vendent pas les produits REDSAND de l'appelante. |
| (v) Les deux marques de commerce offrent peu de ressemblance, étant donné qu'elles sont différentes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique et qu'elles évoquent des idées très différentes. Le seul élément commun est le terme SAND, un mot anglais courant qui ne peut faire l'objet d'un monopole et qui est couramment employé en matière de vêtements. |
L'intimée affirme, sur le fondement de ces arguments, que l'appel devrait être rejeté et que la décision par laquelle la Commission a accordé l'enregistrement de sa marque de commerce devrait être confirmée.
Analyse
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté en vertu de l'article 56, notre Cour est tenue de décider si, eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes, la décision de la Commission est bien fondée et ce, malgré le fait que la décision de la Commission a un poids considérable et qu'elle ne doit pas être annulée à la légère1. La norme de contrôle applicable a été définie dans les termes suivants par mon collègue le juge Denault dans le jugement Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. Ltd.2 :
| [...] je dois souligner que, dans les affaires de ce genre, l'appelante a une double obligation. En premier lieu, elle doit établir que l'agent d'audition a commis une erreur dans son appréciation des faits ou dans son interprétation du droit. Il est bien établi qu'une pareille décision a un poids considérable et qu'elle ne doit pas être annulée à la légère [...] En second lieu, il incombe toujours à l'appelante d'établir qu'elle a droit à l'enregistrement. |
En l'espèce, je ne suis pas persuadé que la Commission a commis une erreur justifiant un contrôle judiciaire. Je ne suis pas non plus persuadé que les nouveaux éléments de preuve par affidavit présentés par l'appelante dans le présent appel suffisent à corriger la principale lacune constatée par la Commission. À mon avis, l'appelante n'a pas fait valoir de motifs qui justifieraient de modifier la décision de la Commission.
Dans une instance en opposition, avant l'examen des moyens d'opposition qui sont invoqués, la partie qui s'oppose à l'enregistrement " en l'espèce l'appelante " a le fardeau initial de présenter des éléments de preuve qui permettent raisonnablement de conclure que les faits invoqués à l'appui de ses moyens d'opposition existent bel et bien3. La Commission a conclu que l'appelante ne s'était pas déchargée de ce fardeau initial, étant donné qu'elle n'avait pas produit d'éléments de preuve suffisants pour justifier ses moyens d'opposition. Malgré l'affirmation de M. Lusitana que sa marque de commerce REDSAND était utilisée au Canada pour la vente de marchandises portant cette marque avant la date de la demande présentée par Dylex en vue de faire enregistrer sa marque, le seul élément de preuve direct qui a été présenté était une facture de vente d'un produit à une compagnie de l'État de Washington. Bien qu'elle affirme qu'elle n'a pas de points de vente à l'extérieur du Canada, l'appelante n'a présenté aucun élément de preuve au sujet de l'expédition des marchandises au Canada ou de la vente de ces marchandises au Canada.
À mon avis, non seulement la Commission n'a-t-elle pas commis d'erreur en tirant cette conclusion, mais pour les motifs qui suivent, j'en suis arrivé à la conclusion que l'appelante n'a pas présenté de nouveaux éléments de preuve assez solides pour permettre d'en arriver à une conclusion contraire4.
Dans la présente affaire, un des principaux moyens d'opposition que les deux avocats ont débattus assez longuement est que, aux termes du paragraphe 16(3), l'intimée n'a droit à l'enregistrement de sa marque de commerce que si elle établit que sa marque ne créerait pas de confusion avec la marque de l'appelante qui aurait été antérieurement employée au Canada. Il est vrai que celui qui demande l'enregistrement de sa marque est toujours tenu d'établir que sa marque projetée ne crée pas de confusion avec une marque enregistrée ou avec une autre marque qui était utilisée au Canada avant la date de sa demande d'enregistrement. En l'espèce, la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrée à la date pertinente. En conséquence, l'appelante avait la charge initial de démontrer : (1) qu'elle employait sa marque au Canada avant la date du dépôt de la demande de l'intimée; (2) qu'elle n'avait pas abandonné sa marque avant la date de son annonce dans le Journal des marques de commerce.
En l'espèce, la Commission a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau initial de la preuve qui lui incombait. Le seul élément de preuve que l'appelante a soumis à la Commission au sujet de son présumé usage de sa marque de commerce REDSAND au Canada était un facture relative à l'achat par Westbeach de marchandises de l'appelante pour d'une valeur d'environ 2 000 $. Ces marchandises ont été expédiées aux États-Unis. M. Lusitana a affirmé dans son second affidavit que ces marchandises avaient été ensuite vendues par Westbeach dans ses points de vente au Canada. Il s'agit toutefois de la seule allusion à des ventes conclues au Canada avant la date à laquelle l'intimée a déposé sa demande, et l'appelante n'a produit aucun autre élément de preuve plus détaillé au sujet de ces ventes réputées au Canada.
Bien que l'appelante affirme que cette facture démontre qu'elle a vendu ses marchandises portant la marque REDSAND au Canada avant la date pertinente, je ne suis pas convaincu que cet élément de preuve établisse effectivement l'emploi ou la réputation des marques de commerce ou du nom commercial de l'appelante dans la pratique normale du commerce au Canada. Voici en quels termes les articles 2 et 4 de la Loi sur les marques de commerce définissent les termes " emploi " et " usage " :
| 2. [...] |
| " emploi " ou " usage " À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. |
| 4.(1) Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada. |
| [...] |
Pour qu'il y ait " emploi " ou " usage " d'une marque de commerce au sens de la Loi , il faut que cet emploi ou cet usage soit constant et qu'il ait lieu dans la pratique normale du commerce5. À mon avis, les éléments de preuve soumis à la Commission ne satisfont tout simplement pas à ces critères, étant donné que la seule activité qui semble s'être déroulée avant la date pertinente est une opération isolée dans le cadre de laquelle les marchandises de l'appelante ont été expédiées, non pas au Canada, mais à une adresse de l'État de Washington. Une telle opération ne s'inscrit pas, selon moi, dans le cadre d'une série d'opérations continues et elle n'est pas de la nature d'une opération commerciale normale conclue dans la pratique normale du commerce.
La Commission n'a pas non plus, selon moi, commis d'erreur en concluant que l'appelante n'avait pas produit des éléments de preuve suffisants pour établir que ses marques de commerce ou son nom commercial jouissaient d'une réputation ou qu'ils avaient été " révélés " avant la date du dépôt de la demande de l'intimée. Les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée avoir été révélée au Canada sont énumérées à l'article 5 de la Loi , qui dispose :
| 5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas : |
| a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada; |
| b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque : |
| (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, |
[...]
| et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou de cette annonce. |
En l'espèce, il n'y avait tout simplement aucun élément de preuve qui permettait à la Commission de conclure que la marque de commerce REDSAND était bien connue au Canada par suite d'annonces publicitaires parues dans les magazines déposés en preuve au sujet des marchandises portant la marque de commerce de l'appelante. Bien que, dans son second affidavit, M. Lusitana affirme que ces magazines indiquaient les prix canadiens, aucun élément de preuve direct n'a été présenté pour établir que ces magazines étaient effectivement diffusés au Canada avant la date pertinente du 14 juin 1989. Même en présumant que ces magazines aient été ainsi diffusés, il n'en demeure pas moins que l'appelante n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer que les cinq numéros qui auraient été distribués au Canada en 1989 ont fait connaître la marque dans un territoire étendu du Canada, ni même dans une région déterminée. Bref, il n'y a tout simplement aucun élément de preuve qui permette de conclure que, même si de la publicité a effectivement été faite au Canada, elle ait été assez importante pour avoir une incidence perceptible sur le marché canadien6.
À mon avis, les éléments de preuve complémentaires produits par l'appelante en appel ne changent rien à la situation qui était soumise à la Commission. Ainsi qu'il a déjà été précisé, les nouveaux éléments de preuve présentés par l'appelante consistent en les affidavits de MM. Christopher Burke, Steve Timmons et Marco Allinott et d'un troisième affidavit de M. Robert Lusitana. En toute déférence, je suis incapable de souscrire au point de vue de l'appelante selon lequel les nouveaux affidavits comblent les lacunes que la Commission avait constatées dans les éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance. À mon avis, ces éléments de preuve de l'appelante manquent de précision et ne renforcent pas sa thèse. Ils n'établissent pas l'emploi ou la réputation des marques de commerce ou du nom commercial de l'appelante au Canada avant la date pertinente, le 14 juin 1989.
L'affidavit de Christopher Burke, qui a été déposé dans le présent appel, n'appuie pas la prétention de l'appelante suivant laquelle des magazines contenant des annonces publicitaires relatives aux produits REDSAND ont été diffusés au Canada avant le 14 juin 1989. Dans son affidavit, M. Burke a présenté des éléments de preuve au sujet des mesures qu'il avait prises pour connaître le tirage au Canada des publications dans lesquelles les produits REDSAND auraient été annoncés depuis 1990. L'éditeur des deux magazines l'a " informé " de la date du commencement de la publication et a estimé le tirage mensuel de chacun de ces deux magazines au Canada.
À mon avis, cet élément de preuve n'est pas admissible parce qu'il constitue à première vue du ouï-dire7 et que, de toute façon, il n'est pas pertinent au présent appel. Quant au témoignage de M. Burke, sur lequel l'appelante se fonde pour démontrer que ses marchandises ont été annoncées au Canada, il ne contient aucune preuve directe ou pertinente tendant à démontrer que les marchandises ont été distribuées avant la date pertinente, sans compter qu'il constitue une preuve par ouï-dire au sujet de la diffusion des deux magazines.
L'affidavit de M. Steve Timmons n'est pas non plus pertinent au présent appel. Dans son affidavit, M. Timmons relate ses réalisations et ses activités dans le domaine du volley-ball en tant que fondateur de Redsand Inc. Bien qu'il soit intéressant, cet exposé ne renferme aucun élément de preuve pertinent en ce qui concerne l'emploi et la réputation de la marque ou du nom REDSAND au Canada avant la date pertinente.
L'affidavit souscrit par M. Marco Allinott de la Westbeach Company, sur lequel l'appelante table beaucoup, ne constitue pas une preuve directe concernant des ventes ou un emploi particuliers des produits REDSAND au Canada à l'époque en cause. Dans son affidavit, M. Allinott fait les déclarations générales suivantes :
| [TRADUCTION] |
| 3. [...] Au cours de la période de 1988 à 1991 et jusqu'au début de 1992, nous avons acheté des vêtements REDSAND de la Redsand Inc. et les avons revendus dans tous les points de vente du Canada de façon continue. |
| 4. [...] Les annexes A1 à A3 de l'affidavit de M. Lusitana illustrent quelques-uns des achats de vêtements Redsand effectués par ma compagnie. Ce produit, qui porte la marque de commerce REDSAND a, à son tour, été revendu au Canada après avril 1988. D'autres vêtements REDSAND ont été achetés de 1988 à 1991 inclusivement. Les achats de produits REDSAND se chiffraient en moyenne entre 8 000 $ et 10 000 $ par année pendant cette période de quatre ans. |
Malgré ces déclarations générales, les seuls éléments de preuve que l'appelante a produits à l'appui de ses affirmations sont ceux qui avaient déjà été portés à la connaissance de la Commission, à savoir les trois factures de vente, dont une seule fait état d'une vente conclue avant la date pertinente, le 14 juin 1989. L'appelante n'a présenté aucun autre élément plus précis au sujet des dates d'achats qui auraient été faits " entre 1988 et 1991 " ou au sujet du montant de ces achats ou, ce qui est plus important encore, au sujet des dates, antérieures au 14 juin 1989, où les marchandises portant la marque REDSAND auraient été revendues au Canada.
Le troisième affidavit que M. Robert Lusitana a souscrit pour le présent appel ne renferme aucun nouvel élément de preuve pertinent qui justifie l'allégation de l'appelante suivant laquelle sa marque de commerce ou son nom commercial avaient été utilisés au Canada avant la date à laquelle l'intimée a déposé sa demande. Dans son affidavit, M. Lusitana cite des chiffres concernant les ventes de marchandises portant les marques de commerce REDSAND qui ont été réalisées partout dans le monde entre 1986 et avril 1995, les dépenses engagées au cours de la même période partout dans le monde pour la publicité et la promotion, ainsi que les ventes estimées au Canada entre 1991 et 1993. À mon avis, ces éléments de preuve ne sont pas pertinents au présent appel. Aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté au sujet de l'emploi et de la réputation des marques de commerce ou du nom commercial de l'appelante avant le 14 juin 1989, ou au sujet des dépenses de publicité et de promotion engagées avant cette date pour les marques de commerce ou le nom commercial de l'appelante.
Dispositif
Par ces motifs, je ne suis pas persuadé que la Commission a commis une erreur justifiant l'infirmation de sa décision en concluant que l'appelante n'avait pas présenté des éléments de preuve admissibles suffisants pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait, c'est-à-dire en concluant que l'appelante n'avait pas démontré que ses marques de commerce ou son nom commercial avaient été employés dans la pratique normale du commerce au Canada avant le 14 juin 1989. De plus, après avoir examiné attentivement la preuve par affidavit complémentaire produite par l'appelante dans le cadre du présent appel, je ne suis pas persuadé que l'appelante s'est déchargée de ce fardeau initial de la preuve. Vu mes conclusions, je n'estime pas nécessaire d'examiner la question de la confusion.
L'appel interjeté de la décision de la Commission est par conséquent rejeté.
| JUGE |
Ottawa (Ontario)
Le 10 juin 1997
Traduction certifiée conforme
| Martine Guay, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| No DU GREFFE : T-438-96 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : REDSAND INC. c. DYLEX LIMITED et |
| REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE |
| LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
| DATE DE L'AUDIENCE : 10 septembre 1996 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge MacKay le 10 juin 1997
ONT COMPARU :
| Me Kenneth McKay pour l'appelante |
| Me James Holloway pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Sim Hughes Ashton & McKay pour l'appelante |
| Toronto (Ontario) |
| Baker & McKenzie pour l'intimée |
| Toronto (Ontario) |
1 Brasserie Labatt c. Brasserie Molson, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.), Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc., (1992), 40 C.P.R. (3d) 76, 50 F.T.R. 197 (C.F. 1re inst.) (à la page 84 C.P.R.).
2 (1992), 40 C.P.R. (3d) 387, aux pages 391 et 392, 51 P.T.R. 281, à la page 284.
3 John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298 (C.F. 1re inst.).
4 Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, à la page 135, 11 C.I.P.R. 1 (C.F. 1re inst.).
5 Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd., (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, 110 F.T.R. 180 (C.F. 1re inst.). En ce qui concerne ce qui constitue la " pratique normale du commerce ", voir les jugements The Molson Companies c. Hatler, (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.) à la page 177, Canadian Schenley Distillers Ltd. c. Molson Co., (1978) 47 C.P.R. (2d) 137 (C.O.M.C.), Mr. Goodwrench c. General Motors Corp., (1994), 55 C.P.R. (3d) 508, à la page 513 (C.F. 1re inst.).
6 Voir le jugement Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady, (1965) 44 D.L.R. (2d) 65, à la page 81, 46 C.P.R. 147, à la page 170 (C. de l'Éch.). De plus, pour qu'on puisse conclure qu'une marque est " bien connue " au Canada, il faut qu'elle soit connue dans un territoire important du Canada (Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd., [1974] 2 C.F. 558, aux pages 575 à 577 (C.F. 1re inst.).
7 Pour une analyse de l'application des développements récents des règles de droit relatives au ouï-dire au paragraphe 332(1) des Règles de la Cour fédérale concernant les preuves par affidavit admissibles, voir le jugement Brasserie Labatt c. Brasserie Molson, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, aux pages 221 à 225 (C.F. 1re inst.).