Date : 20030630
Dossier : A-407-02
Référence : 2003 CAF 291
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.
intimées
(défenderesses)
Appel entendu à Toronto (Ontario) le 14 mai 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 30 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
Date : 20030630
Dossier : A-407-02
Référence : 2003 CAF 291
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.
intimées
(défenderesses)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit du plus récent chapitre de la saga judiciaire concernant le brevet canadien numéro 1,275,349 (le brevet 349) délivré à Merck & Co., Inc. le 16 octobre 1990 en vertu de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, et pour lequel une licence a été consentie à Merck Frosst Canada Inc. Dans le cadre du présent appel, Apotex conteste certaines réparations en matière de contrefaçon qui ont été accordées à la partie adverse dans le cadre de l'action no T-294-96 : Apotex Inc. c. Merck & Co. (2002), 19 C.P.R. (4th) 460 (C.F. 1re inst.).
Faits
[2] L'historique judiciaire de la présente affaire est long et complexe, et pertinent, en grande partie, pour ce qui est du présent appel. Je résume les faits sous trois rubriques, 1) l'action intentée en 1991, 2) l'instance postérieure à l'instruction de l'action intentée en 1991, et 3) l'action intentée en 1996.
1) L'action intentée en 1991
[3] Le brevet 349 se rapporte à l'énalapril et au maléate d'énalapril, qui est un ingrédient du médicament appelé Vasotec. Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (collectivement, Merck) ont fabriqué et vendu du Vasotec au Canada.
[4] Au moment de la délivrance du brevet 349, la Loi sur les brevets prévoyait un régime d'octroi de licence obligatoire applicable aux médicaments brevetés. Le 24 avril 1992, un fabricant canadien, Delmar Chemicals Inc., a obtenu une licence obligatoire en vue de fabriquer, d'utiliser et de vendre du maléate d'énalapril, moyennant le paiement de redevances à Merck.
[5] La licence de Delmar s'est éteinte automatiquement le 14 février 1993 lorsque la Loi sur les brevets a été modifiée pour abolir le régime d'octroi de licence obligatoire. À l'époque, il existait une certaine quantité d'énalapril visé par la licence (c'est-à-dire du maléate d'énalapril que Delmar avait fabriqué pendant que sa licence était en vigueur). Delmar a vendu une partie de cet énalapril visé par la licence à un tiers étranger non identifié avant l'extinction de sa licence obligatoire.
[6] Apotex est un fabricant de médicaments génériques. Pendant un certain temps, Apotex a fabriqué et vendu au Canada une version générique du produit de Merck appelé Vasotec. Merck a soutenu que ces initiatives contrefaisaient le brevet 349.
[7] En 1991, Merck a intenté une action en contrefaçon contre Apotex (action no T-2408-91). Apotex a opposé un certain nombre de moyens de défense à cette action et aussi présenté une demande reconventionnelle en vue d'obtenir une déclaration d'invalidité de certaines revendications du brevet 349.
[8] En avril et mai 1994, le juge MacKay a instruit l'action intentée en 1991. À l'issue de l'instruction, il a été jugé que le brevet 349 était valide et qu'il avait été contrefait : Merck & Co. c. Apotex Inc., (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.). Les motifs du jugement relatif à l'action intentée en 1991 ont été rendus le 14 décembre 1994 et le jugement a été inscrit le 22 décembre 1994. Au nombre des réparations accordées à Merck figurait une injonction permanente libellée dans les termes suivants :
3. Aux termes des présentes, il est interdit à la défenderesse de contrefaire, par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés ou d'autres, les revendications 1 à 5 et 8 à 15 inclusivement, des lettres patentes canadiennes no 1,275,349, et en particulier de fabriquer, utiliser, mettre en vente et vendre, au Canada ou ailleurs, des comprimés d'APO-ENALAPRIL ou tous autres comprimés ou formes posologiques contenant du maléate d'énalapril parmi les ingrédients actifs, que ces produits fabriqués ou vendus soient à base :
a) d'énalapril ou de maléate d'énalapril acheté en vrac avant l'octroi du brevet, ou
b) de toutes quantités de maléate d'énalapril achetées en vrac après l'octroi du brevet.
[9] Devant notre Cour, Apotex a interjeté appel et obtenu gain de cause partiellement : Merck & Co. c. Apotex Inc. (C.A.), [1995] 2 C.F. 723. Il a été jugé que l'article 56 de la Loi sur les brevets protégeait Apotex contre la responsabilité pour contrefaçon à l'égard de certaines quantités de maléate d'énalapril. Les termes de l'injonction permanente ont été modifiés pour disposer (tiré du jugement de notre Cour rendu le 19 avril 1995, non souligné dans l'original) :
3. Aux termes des présentes, il est interdit à la défenderesse de contrefaire, par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés ou d'autres, les revendications 1 à 5 et 8 à 15 inclusivement, des lettres patentes canadiennes no 1,275,349, et en particulier de fabriquer, utiliser, mettre en vente et vendre, au Canada ou ailleurs, des comprimés d'APO-ENALAPRIL ou tous autres comprimés ou formes posologiques contenant du maléate d'énalapril parmi les ingrédients actifs, fabriqués à partir du maléate d'énalapril contenu dans les lots P-65478, P-65479 et P-65480 ainsi que les 44,9 kilogrammes de maléate d'énalapril mentionnés au paragraphe 1 des présentes.
Le reste du jugement de première instance a été confirmé, y compris la conclusion de contrefaçon à l'égard des 44,9 kilogrammes de maléate d'énalapril visés par la licence qu'Apotex avait achetés en mars 1993 auprès d'un tiers étranger non nommé, qui l'avait acquis auprès de Delmar avant l'extinction de sa licence obligatoire.
[10] Le jugement de notre Cour rendu le 19 avril 1995 a été modifié de nouveau le 16 mai 1995 mais aucune autre modification n'a été apportée à l'injonction permanente précitée. Une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée : [1995] S.C.C.A. no 253 (QL).
[11] En 1996, Merck a présenté une requête en réexamen du jugement pour y ajouter une mention d'une certaine quantité d'énalapril en vrac dont il n'avait pas été question lors de l'instruction. Cette requête a été rejetée : Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. (1996), 66 C.P.R. (3d) 167 (C.A.F.). Toutefois, au nom de la Cour, le juge Stone a écrit ce qui suit au sujet de la portée de l'injonction permanente :
Le paragraphe 3 du jugement de première instance, qui a ultérieurement été modifié par le jugement rendu par la Cour le 19 avril 1995, interdit de manière générale à l'appelante [TRADUCTION] « de contrefaire les revendications 1 à 5 et 8 à 15 inclusivement qui sont exposées dans les lettres patentes canadiennes no 1,275,349 » . La phrase de ce paragraphe qui commence par les mots [TRADUCTION] « et particulièrement » n'a aucunement pour effet de restreindre la portée étendue de l'injonction accordée par les termes introductifs de ce paragraphe.
[12] Après l'instruction de l'action intentée en 1991, Apotex a vendu des comprimés d'énalapril qu'elle avait en stock ou a pris part d'une certaine façon à cette vente. Il a été jugé que ces opérations contrevenaient à l'injonction permanente. Apotex et un de ses dirigeants ont été reconnus coupables d'outrage au tribunal et sanctionnés : Merck & Co. c. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.) et (2001), 12 C.P.R. (4th) 456 (C.F. 1re inst.). Apotex et son dirigeant ont interjeté appel de ce jugement. Merck a interjeté un appel incident. L'appel interjeté par Apotex a maintenant été accueilli partiellement et l'appel incident rejeté : 2003 CAF 234.
2) L'instance postérieure à l'instruction de l'action intentée en 1991
[13] En mai et octobre 1994 (c'est-à-dire après l'instruction de l'action intentée en 1991 mais avant le jugement), Apotex a acheté 772,9 kilogrammes d'énalapril visé par la licence auprès d'un tiers étranger non identifié, qui l'avait acquis de Delmar avant l'extinction de la licence obligatoire. Nous appellerons cet énalapril visé par la licence l' « énalapril de 1994 » . À l'instruction de l'action intentée en 1991, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'égard de l'énalapril de 1994, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'Apotex l'a acquis après la fin de l'instruction.
[14] En 1994 ou 1995, lorsqu'elle a commencé à soupçonner qu'Apotex pouvait avoir acquis de l'énalapril après l'instruction de l'action intentée en 1991, Merck a tenté sans succès de faire en sorte que les réparations obtenues dans le cadre de cette action visent les acquisitions postérieures à l'instruction. Il serait inutile de donner des détails au sujet des nombreuses mesures prises à cet égard, dont on peut prendre connaissance en examinant les décisions publiées, notamment Merck & Co. c. Apotex Inc., (1995), 64 C.P.R. (3d) 456 (C.F. 1re inst.); (1996), 67 C.P.R. (3d) 463 (C.F. 1re inst.); [1997] A.C.F. no 1852 (1re inst.) (QL); (1997), 77 C.P.R. (3d) 541 (C.F. 1re inst.); (1998), 78 C.P.R. (3d) 376 (C.F. 1re inst.) (confirmé en appel : [1999] A.C.F. no 2022 (C.A.) (QL), demande d'autorisation d'appel rejetée, [2000] S.C.C.A. no 79); (1998), 84 C.P.R. (3d) 172 (C.F. 1re inst.).
3) L'action intentée en 1996
[15] En 1996, Apotex a intenté une nouvelle action (l'action no T-294-96) en vue d'obtenir une déclaration portant que la fabrication et la vente de comprimés d'énalapril à partir de l'énalapril visé par la licence acquis après l'instruction de l'action intentée en 1991 ne contrefaisait pas le brevet 349. Merck a opposé une défense et, après avoir obtenu la permission de le faire, a ajouté une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait une déclaration de contrefaçon relativement à l'énalapril mentionné dans la déclaration.
[16] Apotex a déposé une défense à la demande reconventionnelle pour alléguer l'invalidité du brevet 349. Ces allégations ont été radiées au motif que la validité du brevet avait été établie de manière concluante dans le cadre de l'action intentée en 1991 : Apotex Inc. c. Merck & Co., [1999] A.C.F. no 1706 (1re inst.) (QL), confirmé en appel, [2000] A.C.F. no 1909 (C.A.)(QL).
[17] Dans le cadre de l'action intentée en 1996, les deux parties ont présenté des requêtes en jugement sommaire sur la question de la contrefaçon. Une preuve de l'acquisition de l'énalapril de 1994 faisait partie des éléments de preuve présentés dans le cadre des requêtes en jugement sommaire. Aucun élément de preuve n'établissait qu'Apotex avait acquis d'autres quantités d'énalapril après l'instruction de l'action intentée en 1991.
[18] Le juge des requêtes a rejeté la requête en jugement sommaire d'Apotex et accueilli la requête en jugement sommaire de Merck en se fondant sur la doctrine de la chose jugée : Apotex Inc. c. Merck & Co. (2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1re inst.). Il a conclu que les faits de cette espèce ne pouvaient être distingués de ceux de l'action intentée en 1991 et il a rejeté l'argument d'Apotex selon lequel l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.; Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc., [1998] 2 R.C.S. 129, avait modifié le droit à un point tel que la doctrine de la chose jugée ne devrait pas s'appliquer.
[19] Le jugement sommaire a été confirmé en appel :Apotex Inc. c. Merck & Co. (C.A.), [2003] 1 C.F. 242, 19 C.P.R. (4th) 163 (C.A.F.). Demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada rejetée : Apotex Inc. c. Merck & Co., [2002] S.C.C.A. no 323.
[20] Après le jugement sommaire, le juge des requêtes a ordonné que la question de la réparation soit traitée dans une audience ultérieure. À la demande de Merck, le juge des requêtes a rendu l'ordonnance suivante :
1. Il est déclaré qu'Apotex a contrefait les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet 349 du fait de la fabrication, de l'offre en vente et/ou de la vente de comprimés de maléate d'énalapril fabriqués avec le maléate d'énalapril en vrac et l'énalapril contenant des composés fabriqués après le 16 octobre 1990, date de délivrance du brevet 349, et acquis par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91, tenue en mars et avril 1994, notamment de comprimés de maléate d'énalapril fabriqués avec une quantité d'au moins 772,1 kg de maléate d'énalapril acquise par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91.
2. Apotex doit remettre ou détruire sous la foi du serment ou sous la surveillance de la Cour tout le reste du maléate d'énalapril et de l'énalapril contenant des composés en vrac ou sous forme posologique qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui contrefait le brevet 349, ainsi qu'il été indiqué ci-dessus.
3. Merck aura droit aux dommages-intérêts ou à la restitution des bénéfices réalisés par Apotex, selon ce que Merck peut choisir après enquête, pour tous les actes de contrefaçon d'Apotex à la suite d'une enquête faite dans le cadre d'un renvoi.
4. Merck aura droit à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs du fait qu'Apotex a contrevenu sciemment et intentionnellement à l'injonction permanente de la Cour et le montant à accorder, le cas échéant, sera déterminé par la Cour à la suite d'un renvoi.
5. Apotex paiera à Merck les intérêts avant jugement et après jugement sur ces dommages-intérêts ou bénéfices.
6. Merck aura droit aux dépens de la présente requête selon la colonne III du tarif B.
7. Il y aura un renvoi selon les articles 216 et 153 des règles pour enquête et rapport, déterminant notamment les questions de fait suivantes :
a) l'étendue de la violation des droits de Merck par tous les actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet 349, notamment la fabrication, l'utilisation, l'offre en vente et/ou la vente de comprimés sous forme posologique fabriqués avec du maléate d'énalapril et de l'énalapril contenant des composés fabriqués après le 16 octobre 1990, date de délivrance du brevet 349, et acquis par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91, tenue en mars et avril 1994, notamment de comprimés de maléate d'énalapril fabriqués avec une quantité d'au moins 772,1 kg de maléate d'énalapril acquise par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91 et vendus par Apotex notamment sous les noms commerciaux Apo-enalapril et Apo-enalap;
b) la communication de toutes les quantités de maléate d'énalapril et d'énalapril contenant des composés acquises par Apotex, de toutes les quantités de comprimés sous forme posologique fabriqués par Apotex avec le maléate d'énalapril et l'énalapril contenant des composés, de toutes les quantités de comprimés sous forme posologique offerts en vente ou vendus par Apotex, notamment sous les noms commerciaux Apo-enalapril et Apo-enalap, en violation des droits de Merck, ainsi qu'il est précisé à l'alinéa a) ci-dessus;
c) la détermination des bénéfices d'Apotex ou, à titre subsidiaire, du préjudice subi par Merck, selon le choix de Merck, découlant de la violation des droits d'Apotex par tous les actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet 349 commis par Apotex, ainsi qu'il est précisé aux alinéas a) et b) ci-dessus, y compris les bénéfices découlant de l'utilisation des bénéfices réalisés par Apotex dans des prêts entre sociétés;
d) les intérêts avant jugement sur ces bénéfices ou dommages-intérêts, selon le choix de Merck, et leur taux, la date pertinente et la manière dont ils doivent être appliqués;
e) les intérêts après jugement sur ces bénéfices ou dommages-intérêts, selon le choix de Merck, et leur taux, la date pertinente et la manière dont ils doivent être appliqués;
f) le montant des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires à imposer à Apotex dans les circonstances;
g) toute question de fait relative aux alinéas a) et f).
8. Le calendrier pour le déroulement des stades antérieurs à l'audience sur le renvoi est le suivant :
a) la production par Apotex d'un affidavit de documents supplémentaire complet et exact dans la forme prévue au paragraphe 223(2) des règles, complétant et corrigeant notamment les lacunes de l'affidavit de documents modifié souscrit le 1er octobre 1996 et des annexes I, II, III et IV de celui-ci, et indiquant tous les documents et dossiers pertinents par rapport aux questions définies au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance;
b) la production par Apotex en vue de la consultation et de la copie de tous les documents et dossiers pertinents précisés à l'alinéa a), sur papier ou sur support lisible par ordinateur et en format électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'affidavit de documents supplémentaire, actualisés jusqu'à la date de la production, notamment les documents et dossiers postérieurs au 1er octobre 1996, relativement aux éléments suivants :
i) les quantités et le prix d'achat de tout le maléate d'énalapril et de l'énalapril contenant des composés fabriqués après le 16 octobre 1990, date de délivrance du brevet 349, et acquis par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91, tenue en mars et avril 1994, notamment des quantités provenant de Delmar Chemicals Ltd.;
ii) la fabrication de toutes quantités de comprimés sous forme posologique, notamment de comprimés d'Apo-enalapril et d'Apo-enalap, fabriqués par Apotex avec le maléate d'énalapril et l'énalapril contenant des composés indiqués en i) ci-dessus, notamment les dossiers qui doivent être tenus en vertu du Titre 2, Bonnes pratiques de fabrication, du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, modifié, particulièrement les articles C.02.009, C.02.010, C.02.012, C.02.014, C.02.016, C.02.017, C.02.018, C.02.019, C.02.020, C.02.021 et C.02.022;
iii) la vente, la facturation, le transfert, l'inventaire ou l'expédition des matières identifiées en i) et ii) ci-dessus, y compris les matières exportées et la documentation afférente;
iv) les dépenses, le cas échéant, dont Apotex peut demander qu'elles soient imputées à l'acquisition du maléate d'énalapril en vrac et de l'énalapril contenant des composés et à la fabrication et à la vente de comprimés sous forme posologique fabriqués avec ceux-ci, selon les indications données en i) et ii) ci-dessus;
v) les bénéfices réalisés par Apotex sur l'acquisition du maléate d'énalapril et de l'énalapril contenant des composés et la fabrication et la vente de comprimés sous forme posologique fabriqués avec ceux-ci, selon les indications données en i) et ii) ci-dessus;
vi) les quantités et le prix de vente ordinaire des comprimés sous forme posologique fabriqués avec le maléate d'énalapril et l'énalapril contenant des composés qu'Apotex a livrés aux clients ou aux clients éventuels, sous forme d'échantillons gratuits, de remises sur quantité, etc., pour lesquels aucun prix de vente n'était demandé ou un prix de vente réduit était demandé;
vii) la connaissance par Apotex de l'injonction permanente indiquée dans les motifs du jugement du 14 décembre 1994 et dans le jugement formel de la Cour daté du 22 décembre 1994, dossier n ° T-2408-91, confirmé par la Cour d'appel le 19 avril 1995 et le 16 mai 1995, dans le dossier n ° A-724-95;
viii) la décision d'Apotex de fabriquer et de vendre des comprimés sous forme posologique de maléate d'énalapril et d'énalapril contenant des composés en contravention de l'injonction permanente indiquée en vii), jusqu'à la décision, et y compris la décision, d'intenter l'action au moyen de la déclaration dans la présente affaire;
ix) tous les bénéfices, financiers ou autres, réalisés par Apotex du fait de ses actes en contravention de l'injonction permanente indiquée en vii), y compris son emploi des recettes obtenues en contravention de l'injonction, la croissance de sa présence sur le marché, l'expansion de ses installations, l'emploi des recettes pour financer l'acquisition de sociétés soeurs ou d'autres sociétés reliées ou renforcer sa participation dans ces sociétés, notamment Torpharm Inc. et Barr Laboratories, et d'autres bénéfices indirects;
x) les facteurs pertinents pour la détermination d'un montant approprié de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, notamment pour les exercices 1994, 1995 et 1996, l'actif d'Apotex, ses produits d'exploitation annuels, les recettes relatives aux comprimés sous forme posologique de maléate d'énalapril et d'énalapril contenant des composés, et la dissimulation de ses actes;
c) Apotex produira, en vue de l'interrogatoire préalable, un dirigeant ou un autre représentant acceptable de la société, en commençant dans un délai de soixante jours à compter de la réception par Merck des documents d'Apotex selon l'alinéa 8b) et en poursuivant jusqu'à ce que l'interrogatoire préalable soit terminé ou qu'il soit ajourné par accord ou par ordonnance de la Cour;
d) à la fin de l'interrogatoire préalable d'Apotex et avant l'interrogatoire préalable de Merck, le cas échéant, Merck choisira entre les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices, dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'interrogatoire préalable d'Apotex;
e) dans le cas où Merck choisit la restitution des bénéfices, il n'y aura pas d'interrogatoire préalable ou de communication de documents de Merck;
f) si Merck choisit les dommages-intérêts, il y aura production de documents par Merck conformément aux Règles, à l'égard du préjudice que Merck allègue avoir subi par suite des activités de contrefaçon d'Apotex, dans un délai de soixante jours à compter de son choix;
g) Apotex procédera à l'interrogatoire préalable d'un dirigeant ou d'un autre représentant acceptable de la société pour chacune des deux défenderesses, à l'égard du préjudice allégué, en commençant dans un délai de soixante jours suivant la réception des documents de Merck et en poursuivant jusqu'à ce que l'interrogatoire préalable soit terminé ou ajourné à une date ultérieure et en un lieu établis par accord ou par ordonnance de la Cour;
h) dans les trente jours suivant la fin de phase préalable du renvoi, les parties échangeront des actes de procédure exposant les questions à trancher dans le cadre du renvoi et leurs positions respectives à l'égard de ces questions, conformément aux règles sur les actes de procédure;
i) un agent d'audience de la Cour fédérale du Canada peut être nommé pour jouer le rôle d'arbitre dans le renvoi et trancher toutes les requêtes ou questions survenant avant l'instruction du renvoi que les parties peuvent choisir de porter devant lui;
j) les parties, par l'entremise de leurs avocats, peuvent consentir à des changements des dates et délais fixés ou, à défaut de consentement, par ordonnance de la Cour;
k) les parties peuvent, à tout moment avant la date fixée pour l'instruction du renvoi, demander à la Cour une ordonnance obligeant une partie à produire des documents et à subir un interrogatoire préalable sur toute question se posant dans le cours de l'enquête préalable dans le cadre du renvoi, pour que la Cour ou l'arbitre chargé du renvoi tranche la question;
l) la Cour peut prononcer les ordonnances et donner les directives nécessaires sur toute question, notamment les questions de fait, pertinente par rapport au déroulement, à l'objet et à la solution expéditive du renvoi avant la date fixée pour l'instruction du renvoi;
m) Merck peut demander à la Cour, à tout moment, de fixer une date pour l'instruction du renvoi à Ottawa (Ontario);
n) tout document ou toute partie des interrogatoires préalables peut être désigné comme couvert par l'ordonnance de confidentialité datée du 3 septembre 1996 dans la présente affaire conformément aux dispositions de cette ordonnance.
[21] Apotex a interjeté appel de cette ordonnance, appel dont notre Cour est maintenant saisie.
Questions à trancher dans le cadre de l'appel
[22] Le présent appel soulève quatre questions : 1) s'il convenait que le juge des requêtes tranche la question de la réparation dans le cadre d'un jugement sommaire, 2) si la portée de la déclaration de contrefaçon est trop large, 3) si la phase de la réparation conçue par le juge des requêtes prive injustement Apotex d'un droit à l'interrogatoire préalable et 4) si le juge des requêtes a commis une erreur dans son traitement des dommages punitifs. Nous traiterons de ces questions dans cet ordre.
1) Jugement sommaire
[23] La présente espèce est inusitée parce que le bien-fondé de la réclamation en contrefaçon a été traité au moyen de requêtes en jugement sommaire présentées par les deux parties. Les requêtes en jugement sommaire ont entraîné une séparation de fait entre la phase relative à la responsabilité et celle relative à la réparation, mais aucune mesure n'a officiellement été prise pour reporter les interrogatoires préalables au sujet de la réparation, qui est une étape habituelle dans le cadre d'instances à deux volets. Étant donné qu'aucune des parties n'a effectué d'interrogatoire préalable au sujet de la réparation avant de présenter sa requête en jugement sommaire, les parties se trouvent en désaccord au sujet de la procédure applicable à la phase relative à la réparation.
[24] Confronté à cette situation, il était loisible au juge des requêtes de concevoir une procédure unique pour traiter des questions de réparation. Comme solution, il a choisi le jugement sommaire, complété par un renvoi assorti de paramètres très élaborés. En principe, nous ne voyons rien de répréhensible à cette méthode, à la condition que la procédure choisie protège les droits des deux parties.
[25] À notre avis, durant la phase relative à la réparation de la présente espèce, il convenait de traiter de plusieurs des questions par voie de jugement sommaire. Par exemple, le droit de Merck à une déclaration de contrefaçon est bien établi d'après la preuve et, sous réserve des observations formulées ci-dessous au sujet de la portée de cette déclaration, il n'y a pas de question litigieuse concernant le droit de Merck à une déclaration. Toutefois, Apotex a soulevé des oppositions valables à d'autres parties de l'ordonnance; ces questions sont exposées ci-dessous.
2) Portée de la déclaration de contrefaçon
[26] Apotex soutient que la portée de cette déclaration est trop large parce qu'elle vise censément des comprimés d'énalapril autres que ceux qui ont été fabriqués à partir des 772,1 kilogrammes d'énalapril visés par la licence qu'Apotex avait acquis en 1994 auprès d'un tiers étranger non identifié. C'est ce même argument qui a empêché Merck d'inclure des mentions à des opérations postérieures à l'instruction dans les réparations se rapportant à l'action intentée en 1991. Pour divers motifs, il est suggéré qu'Apotex peut avoir acquis ou acquérir de l'énalapril, même maintenant, et ce, sans contrefaire le brevet 349. Par exemple, elle pourrait disposer de quantités expérimentales qui sont protégées contre les actions en contrefaçon en vertu du paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets.
[27] Étant donné que la contrefaçon a été prouvée, qu'Apotex a été reconnue coupable d'outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté l'injonction permanente et qu'Apotex a constamment interprété de la façon la plus restrictive possible ses obligations de communication de la preuve, il nous semblerait injuste que Merck réduise la portée de la déclaration à ce stade-ci pour traiter de la simple possibilité qu'Apotex puisse avoir acquis ou puisse acquérir de l'énalapril sans contrefaire le brevet 349. Toutefois, vu cette possibilité, Apotex devrait pouvoir établir, dans le cadre de la procédure de renvoi, que des gestes précis ou la propriété de quantités précises d'énalapril ou de maléate d'énalapril ne constituent pas de la contrefaçon. Les termes du jugement devraient être modifiés en conséquence (se reporter à la rubrique intitulée « Conclusions » ci-dessous).
3) Apotex a-t-elle été privée injustement d'un droit à l'interrogatoire préalable au sujet de la réparation?
[28] Il a été jugé qu'Apotex avait contrefait le brevet de Merck et cette dernière a droit à des dommages-intérêts, si ceux-ci peuvent être prouvés. Si Merck se satisfaisait de dommages-intérêts, Apotex aurait le droit de procéder à des interrogatoires préalables relativement aux dommages-intérêts et il ne serait pas nécessaire que Merck procède à des interrogatoires préalables d'Apotex.
[29] Mais Merck a aussi le droit à un recours subsidiaire qui prend la forme d'une restitution des bénéfices qu'Apotex a tirés des activités de contrefaçon, et elle a indiqué qu'elle désire envisager l'exercice de ce droit. Il est raisonnable de permettre à Merck d'interroger au préalable Apotex sur des questions concernant ses bénéfices avant que Merck ne formule cette demande.
[30] En règle générale, pour la partie qui est l'auteur de la contrefaçon, le recours en restitution des bénéfices est plus onéreux que l'attribution de dommages-intérêts, parce que ce recours vise à accomplir davantage que le simple fait d'indemniser le titulaire de brevet pour la perte qu'il a subie. Il s'agit d'un recours en equity et non d'un droit automatique : Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, 56 C.P.R. (2d) 145. Par souci d'équité, le recours en restitution des bénéfices ne devrait pas être accordé sans tenir compte des motifs d'opposition de la partie qui est l'auteur de la contrefaçon, à moins que cette partie n'ait d'abord eu une possibilité raisonnable de soutenir qu'il ne serait pas équitable d'exercer le recours en restitution des bénéfices.
[31] En l'espèce, Apotex désire se prévaloir du droit de présenter des observations sur la question du choix de Merck, mais ce droit devient fictif si Apotex ne peut obtenir de Merck des éléments de preuve pertinents. Si la présente affaire avait procédé de la manière habituelle, sans séparation, Apotex aurait pu recourir au processus normal d'interrogatoire préalable pour tenter de découvrir ces éléments de preuve, mais, étant donné les raccourcis souhaités par les deux parties, le processus d'interrogatoire préalable n'a même pas encore commencé.
[32] Il y a beaucoup de poids à accorder à l'argument selon lequel, si Merck désire ne pas choisir maintenant le recours qu'elle exercera, Apotex devrait aussi avoir le droit de chercher des éléments de preuve pour se défendre contre une éventuelle restitution des bénéfices. Toutefois, le juge des requêtes n'a pas donné ce droit à Apotex parce que, dans le cadre de l'action intentée en 1991, il a été jugé que Merck avait le droit d'exercer un choix, et que le juge des requêtes ne pouvait discerner aucun changement survenu dans les faits se rapportant à ce droit.
[33] Respectueusement, nous divergeons d'opinion avec le juge des requêtes sur ce point. Nous ne pouvons voir comment le juge des requêtes pouvait décider que les faits se rapportant au droit n'avaient pas changé, alors qu'Apotex n'a pas encore eu la possibilité de découvrir des éléments de preuve se rapportant à ces faits. À notre avis, le juge des requêtes a commis une erreur en permettant à Merck d'exercer ce choix après avoir procédé à l'interrogatoire préalable d'Apotex, sans avoir d'abord permis à Apotex d'interroger au préalable Merck sur des questions de réparation, de manière à ce qu'elle puisse présenter des observations convenables sur la question de savoir s'il convient d'accorder à Merck le droit d'exercer ce choix. Cette erreur peut être corrigée en apportant au jugement les modifications qui s'imposent (se reporter à la rubrique intitulée « Conclusions » ci-dessous).
4) Dommages-intérêts punitifs
[34] Les dommages-intérêts punitifs sont accordés à l'égard d'une conduite qui est « malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite » (Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, au paragraphe 94). Le but des dommages-intérêts punitifs est de punir, de dissuader le fautif et autrui et de dénoncer une conduite fautive. Les dommages punitifs sont accordés seulement lorsque les dommages-intérêts compensatoires et d'autres recours civils ne permettent pas de réaliser ces objectifs, et leur quantum ne doit pas dépasser la somme nécessaire pour réaliser cet objectif : Whiten, précité; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Il est évident que jusqu'à ce que tous les recours civils ordinaires soient établis définitivement (ce qui, en l'espèce, inclurait une décision sur la question de savoir si le recours consiste en l'attribution de dommages-intérêts ou en une restitution des bénéfices, et le quantum), il est impossible de décider quels dommages-intérêts punitifs sont nécessaires pour réaliser les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation.
[35] À notre avis, le juge des requêtes a commis une erreur en décidant, avant d'établir les autres recours, qu'Apotex était passible de dommages-intérêts punitifs. Il y a aussi une certaine ambiguïté au jugement du juge des requêtes sur la question de savoir si l'arbitre avait le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts punitifs, ou simplement celui de les quantifier. D'une façon ou de l'autre, il nous semble que la question des dommages-intérêts punitifs ne convient pas à un renvoi. Ces erreurs peuvent être corrigées en apportant au jugement les modifications qui s'imposent (se reporter à la rubrique intitulée « Conclusions » ci-dessous).
[36] Apotex soutient aussi que sa conduite ne justifie pas l'attribution de dommages-intérêts punitifs. Le juge des requêtes a mentionné qu'Apotex avait « contrevenu sciemment et intentionnellement à l'injonction permanente » et qualifié cette conduite de « contravention délibérée et flagrante de l'injonction » . Comme la question des dommages-intérêts punitifs doit rester en suspens pour l'instant, nous n'exprimons pas d'opinion sur ce point. Toutefois, nous croyons qu'il se peut que le juge des requêtes ait été indûment influencé par sa conclusion selon laquelle, durant toutes les requêtes postérieures à l'instruction concernant l'action intentée en 1991, Apotex n'a pas divulgué son acquisition de l'énalapril de 1994. Comme nous l'avons indiqué plus haut, il nous semble raisonnable de tenir compte de cette non-divulgation dans l'attribution d'une déclaration qui vise davantage que l'énalapril de 1994. Toutefois, un examen plus poussé de cette non-divulgation devrait être entrepris avant qu'elle ne devienne un facteur décisionnel au sujet des dommages-intérêts punitifs.
[37] Naturellement, l'acquisition de 1994 en soi est pertinente pour ce qui est de toute procédure alléguant la contravention à l'injonction permanente qui faisait partie des réparations accordées à l'issue de l'action intentée en 1991. S'il y a déjà eu un doute à ce sujet, il a été dissipé par les commentaires du juge Stone précité. Nous soulignons aussi que même si on ne sait pas exactement quand elle a été informée de l'acquisition de 1994, Merck a pris des mesures en janvier 1999 pour appliquer l'injonction permanente relativement à cette acquisition. Elle l'a fait en sollicitant l'autorisation de modifier sa défense à l'action intentée en 1996 et d'y ajouter une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation d'injonction : Apotex Inc. c. Merck & Co., [1999] A.C.F. no 296 (C.F. 1re inst.) (QL).
Conclusion
[38] L'appel devrait être accueilli en partie et la question renvoyée à la Section de première instance pour la poursuite de l'instruction sur les questions qui doivent être tranchées à la lumière du jugement rendu à l'issue du présent appel. L'ordonnance du juge de première instance datée du 31 mai 2002 devrait être modifiée pour disposer ce qui suit :
a) Le paragraphe 1 de l'ordonnance devrait être supprimé et remplacé par le suivant :
1. Il est déclaré qu'Apotex a contrefait les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet 349 du fait de la fabrication, de l'offre en vente et/ou de la vente de comprimés de maléate d'énalapril fabriqués avec le maléate d'énalapril en vrac et l'énalapril contenant des composés fabriqués après le 16 octobre 1990, date de délivrance du brevet 349, et acquis par Apotex après l'instruction de l'action n ° T-2408-91, tenue en mars et avril 1994. Il est entendu que la présente déclaration :
a) s'applique aux comprimés de maléate d'énalapril fabriqués à partir d'une quantité d'au moins 772,1 kilogrammes de maléate d'énalapril en vrac acquise par Apotex après l'instruction de l'action no T-2408-91 et à tous autres comprimés de maléate d'énalapril fabriqués à partir du maléate d'énalapril en vrac acquis par Apotex après l'instruction de l'action no T-2408-91;
b) ne s'applique pas à l'énalapril ou au maléate d'énalapril qu'Apotex établit, à la satisfaction de Merck ou de la Cour, en cas de différend, avoir le droit de conserver ou d'acquérir en vertu d'une disposition de la Loi sur les brevets, y compris les articles 55.2 ou 66.
b) Le reste de l'ordonnance du 31 mai 2002 est radié, à l'exception des paragraphes 2 et 6.
[39] À la reprise de l'instruction, la procédure concernant la phase relative à la réparation devrait suivre les lignes directrices suivantes :
[40] Premièrement, si Merck désire se réserver la possibilité de demander une restitution des bénéfices au lieu de dommages-intérêts, les deux parties devraient avoir le droit de procéder à des interrogatoires préalables au sujet de questions concernant la réparation. Elles devraient avoir le droit d'être entendues sur la question de savoir s'il convient d'autoriser Merck à exercer ce choix.
[41] Deuxièmement, il appartient à un juge, et non à un arbitre, de décider si Merck est autorisée à exercer ce choix. Toutefois, une fois que la décision sur ce choix est prise, un renvoi peut être ordonné pour établir le quantum des dommages-intérêts ou de la restitution, selon le cas.
[42] Troisièmement, la question des dommages-intérêts punitifs ne devrait pas être examinée avant que toutes les autres réparations aient été établies et alors, le juge, et non un arbitre, devrait décider s'il convient d'attribuer des dommages-intérêts punitifs, et, le cas échéant, leur quantum.
[43] Quatrièmement, étant donné qu'il n'y a eu aucun appel relativement aux parties de l'ordonnance du 31 mai 2002 qui traitent des intérêts avant et après jugement, toute nouvelle ordonnance de la Section de première instance doit intégrer ce qui figure maintenant au paragraphe 5 et aux alinéas 7d) et e) de l'ordonnance du 31 mai 2002.
[44] Étant donné qu'Apotex n'a pas demandé les dépens du présent appel, aucuns dépens ne sont adjugés.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris
A.J. Stone, juge »
« Je souscris
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-407-02
INTITULÉ : APOTEX INC. c. MERCK & CO. INC et MERCK FROSST CANADA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 14 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Sharlow
Y ONT SOUSCRIT : Les juges Stone et Evans
DATE DES MOTIFS : 30 juin 2003
COMPARUTIONS :
Me H.B. Radomski POUR L'APPELANTE
Me Nancy DeLuca
Me G. Alexander Macklin POUR LES INTIMÉES
Me Hélène D'Iorio
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans s.r.l. POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
Gowling LaFleur Henderson s.r.l. POUR LES INTIMÉES
Ottawa (Ontario)