Date : 20010828
Dossier : A-7-00
Référence neutre : 2001 CAF 251
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
- et -
NOVOPHARM LIMITED
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 24 avril 2001
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 28 août 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ISAAC
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20010828
Dossier : A-7-00
Référence neutre : 2001 CAF 251
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
- et -
NOVOPHARM LIMITED
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ISAAC
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par l'appelante, Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., à l'égard d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1999, [1999] A.C.F. 1969, par le juge des requêtes en Section de première instance, en application de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998). L'ordonnance faisait droit à la requête de l'intimée, Novopharm Ltd., qui souhaitait obtenir une ordonnance portant soit renvoi, soit instruction d'une question soulevée, en vue de décider de la nature et du montant des dommages-intérêts qui devraient être versés par l'appelante en raison des injonctions provisoire, puis interlocutoire, prononcées contre l'intimée.
Contexte et antécédents touchant la procédure
[2] Afin de bien comprendre les questions soulevées dans la requête présentée au juge des requêtes de même que les conclusions tirées à cette occasion et les questions soulevées dans le présent appel, il est utile de connaître l'essentiel des faits de l'affaire ainsi que ses antécédents sur le plan de la procédure. À cette fin, j'ai résumé ci-dessous ce qui, à mon sens, constitue les caractéristiques fondamentales de ces deux aspects.
[3] Le 5 octobre 1993, l'intimée a reçu du ministre de la Santé du Canada un avis de conformité relatif à des comprimés de 100 mg de diclofénac sodique à libération prolongée (Novo-Difénac) et, vers le 12 octobre 1993, elle a obtenu une première commande visant ce produit.
[4] Le 3 novembre 1993, l'appelante, sous le nom de Ciba-Geigy Canada Ltd., a déposé devant la Section de première instance, en qualité de demanderesse, une déclaration alléguant notamment que la promotion et la vente, par l'intimée, de comprimés brevetés de diclofénac à libération prolongée de 75 mg et de 100 mg risquaient d'être une source de confusion et de tromperie pour les médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé de même que pour le grand public.
[5] Par cette déclaration, l'appelante tentait d'obtenir, entre autres réparations, une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à l'intimée d'appeler l'attention du public sur l'apparence de ses comprimés de diclofénac à libération prolongée de 75 et de 100 mg et sur ses activités commerciales de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses comprimés et ses activités commerciales, d'une part, et les comprimés de VOLTAREN SR de 75 et de 100 mg et les activités commerciales de l'appelante, d'autre part.
[6] Subséquemment, Ciba-Geigy Canada Ltd. et d'autres sociétés ont fusionné en une compagnie prorogée dont la raison sociale est Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Par une ordonnance datée du 10 novembre 2000, [2000] A.C.F. 1859, le protonotaire adjoint à Toronto a modifié l'intitulé de la cause de la présente instance de la façon suivante :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
demanderesse
- et -
NOVOPHARM LIMITED
défenderesse
[7] L'intimée est devenue le premier fournisseur de la version générique du VOLTAREN SR.
[8] Vers le 5 novembre 1993, l'appelante a signifié et déposé une requête en vue d'obtenir une injonction provisoire empêchant l'intimée d'appeler l'attention du public sur l'apparence de ses comprimés de diclofénac à libération prolongée et ses activités commerciales de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses comprimés et ses activités commerciales et ceux de l'appelante. Dans cette requête, l'appelante présumait que l'intimée distribuerait à la fois les comprimés de diclofénac de 100 mg et ceux de 75 mg si rien n'était fait pour l'en empêcher.
[9] Le 30 novembre 1993, Monsieur le juge Gibson a prononcé une injonction provisoire interdisant à l'intimée de vendre ses comprimés de Novo-Difénac. L'ordonnance visait les « comprimés de diclofénac à libération lente » et ne faisait aucune différence entre les comprimés de 75 mg et ceux de 100 mg.
[10] L'ordonnance du juge Gibson mentionnait notamment :
L'injonction provisoire est accordée compte tenu de l'engagement, par la demanderesse, de payer les dommages-intérêts qu'elle pourrait être condamnée à verser à la défenderesse dans l'éventualité où, en bout de ligne, elle n'obtiendrait pas gain de cause lorsque la présente affaire sera tranchée au fond.
[11] Le 6 décembre 1993, le juge en chef adjoint a ordonné que la demande d'injonction interlocutoire soit entendue le 26 janvier 1994.
[12] L'audition de cette demande n'a pas pris fin le 26 janvier; elle a nécessité douze jours d'audience entre le 26 janvier et le 9 mars 1994. De plus, une autre audience a été tenue le 8 juin 1994 à la demande de la Cour.
[13] Le 29 avril 1994, l'intimée a déposé une défense dans laquelle elle alléguait que l'appelante n'avait aucune réputation ou aucun achalandage lié à l'apparence de ses comprimés de diclofénac à libération prolongée ni aucun droit exclusif à cette apparence et que, de toute façon, les ventes de préparations d'apparence analogue de diclofénac sodique par l'intimée ne risquaient pas de vraisemblablement causer de la confusion au Canada.
[14] Le 5 août 1994, Monsieur le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) a rendu une ordonnance enjoignant à l'intimée, jusqu'à ce que l'action soit instruite, [TRADUCTION] « de ne pas faire connaître et de ne pas commercialiser, vendre, expédier ou distribuer des comprimés de diclofénac à libération prolongée de 100 mg ayant l'aspect des comprimés de 100 mg de marque VOLTAREN SR de la demanderesse » . L'octroi de l'injonction était notamment conditionnel à ce que l'appelante (la demanderesse) s'engage par écrit, à la satisfaction de la Cour, à payer les éventuels dommages-intérêts qu'elle serait condamnée à verser à l'intimée (la défenderesse) à l'issue du procès. Le juge a toutefois refusé de prononcer une injonction visant les comprimés de 75 mg pour les raisons suivantes :
[TRADUCTION]
Aucun des éléments de preuve dont je suis saisi ne concerne l'apparence des comprimés de 75 mg des défenderesses et, à mon sens, la preuve montre que ces dernières ne commercialiseront pas de tels comprimés avant quelques années.
[15] L'appelante a présenté une requête en réexamen de l'ordonnance du juge Rothstein par laquelle ce dernier a refusé d'accorder une injonction concernant les comprimés de 75 mg, mais cette requête a été rejetée. Voici ce qu'a ordonné le juge Rothstein :
La demande tendant à une injonction interlocutoire et au réexamen de la question des comprimés de 75 mg fabriqués par la défenderesse est rejetée sans préjuger du droit qu'a la demanderesse de solliciter à nouveau une injonction interlocutoire lorsque lesdits comprimés fabriqués par la défenderesse deviennent disponibles et, en cas de pareille demande, les parties pourront se prévaloir du dossier de la présente demande, du dossier de la Cour portant le numéro T-2583-93 et de toute autre preuve qu'elles entendront produire.
[16] L'injonction interlocutoire a été accordée à la condition que l'appelante dépose auprès de la Cour et signifie à l'intimée l'engagement suivant :
La demanderesse s'engage par la présente à s'en tenir, en matière de dommages-intérêts, aux termes de toute mesure ordonnée par la Cour conséquemment à l'injonction interlocutoire prononcée dans le cadre de la présente demande.
[17] L'intimée a interjeté appel de l'ordonnance du juge Rothstein accordant l'injonction interlocutoire à l'égard des comprimés de 100 mg. L'appelante a pour sa part fait appel de l'ordonnance refusant l'injonction relative aux comprimés de 75 mg. On n'a donné suite à aucun de ces appels. Finalement, les deux appels ont été rejetés pour défaut de poursuite.
[18] Dans le cadre d'une instance parallèle introduite devant le Bureau des marques de commerce, l'appelante a présenté une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en liaison avec les comprimés de VOLTAREN SR. Cette demande a fait l'objet d'une opposition de la part de l'intimée.
[19] Le 17 septembre 1997, le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'intimée concernant la demande présentée par l'appelante en vue de faire enregistrer sa marque de commerce « Tablet Design » . À la suite de cette décision, la demande de l'appelante a été accueillie.
[20] Le 17 novembre 1997, l'intimée a interjeté appel de cette décision.
[21] Le 22 février 1999, Madame le juge Reed a rejeté une requête par laquelle on souhaitait obtenir une ordonnance rejetant cet appel pour cause de retard, [1999] A.C.F. 268.
[22] Le 14 avril 2000, Monsieur le juge Rouleau a accueilli l'appel de l'intimée, [2000] C.F. 509, visant la décision du registraire des marques de commerce. Je reproduis ci-dessous trois paragraphes tirés du dispositif du jugement qui donnent les raisons pour lesquelles le juge Rouleau a accueilli cet appel :
17. Appliquant ces principes aux éléments de preuve portés à ma connaissance, je suis incapable de conclure que la couleur et la forme des comprimés Voltaren SR de Ciba sont distinctives du produit puisque aucun élément de preuve n'établit qu'un consommateur, un pharmacien ou un médecin peut faire la distinction entre les pilules Ciba et d'autres pilules en raison de leur couleur ou de leur couleur et de leur forme. D'un autre côté, le registraire avait devant lui des éléments de preuve non contredits établissant que les comprimés ronds et roses sont bien connus dans l'industrie pharmaceutique - en effet ils sont communs dans l'industrie - et qu'il existe nombre de comprimés roses offerts sur le marché au Canada. Bien que Ciba s'appuie sur des éléments de preuve portant sur le chiffre d'affaires et le matériel publicitaire, il est bien établi qu'un chiffre d'affaires si impressionnant soit-il ne permet pas à lui seul au requérant de s'acquitter de la charge de prouver le caractère distinctif d'une marque de commerce.
18. Je suis donc convaincu que l'intimée Ciba n'a pas apporté d'éléments de preuve établissant clairement, selon la probabilité la plus forte, qu'un nombre important de consommateurs associent la présentation de son produit avec une seule source. Par conséquent, il n'a pas réussi à établir le caractère distinctif requis pour une marque de commerce valide.
19. À mon avis, le registraire n'a pas appliqué les principes de droit établis sur la question du caractère distinctif. En fait, il ne semble guère avoir accordé d'importance aux principes juridiques établis par la jurisprudence. De la même manière, ses conclusions sur les faits ne sauraient être qu'abusives étant donné qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le produit de l'intimée a, en raison de sa présentation, acquis une reconnaissance ou une réputation dans l'esprit des consommateurs.
[23] Le 28 mai 1997, l'intimée a présenté une requête en Section de première instance afin d'obtenir une ordonnance levant l'injonction interlocutoire prononcée par le juge Rothstein.
[24] Le 19 décembre 1997, Monsieur le juge MacKay a ordonné la levée de l'injonction, [1998] 2 C.F. 527. Lorsqu'il est arrivé à cette conclusion, le juge a mentionné ce qui suit aux paragraphes 29 et 30 de ses motifs :
À mon avis, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son obligation d'agir avec diligence, ce qui, compte tenu des circonstances des présentes espèces, suffit, selon moi, à justifier la levée des injonctions. Les défenderesses ne sont nullement tenues de démontrer autre chose que ce défaut et, en particulier, elles n'ont pas à établir un préjudice irréparable nouveau ou additionnel en plus de celui à l'existence duquel le juge Rothstein a conclu, par suite de l'exclusion des défenderesses du marché avant qu'une décision ne soit rendue sur les droits des parties.
Dans les présentes espèces, les défenderesses n'ont jusqu'à maintenant rien fait pour mettre fin au retard de la demanderesse; on ne peut néanmoins pas leur reprocher d'avoir fait de l'obstruction ou de ne pas avoir collaboré, et on ne peut pas non plus considérer qu'elles sont à l'origine du retard. Pour les motifs énoncés ci-dessus, lorsque la Cour a imposé une restriction à la liberté d'action des défenderesses, implicitement pour le motif que la demanderesse poursuivra ses actions avec diligence raisonnable, et que la demanderesse ne le fait pas, l'omission pour les défenderesses de prendre des mesures pour faire avancer leurs propres actions ne les empêche pas de chercher à retrouver leur liberté d'action en présentant une requête afin d'obtenir la levée des injonctions interlocutoires.
[25] Les observations qu'il a formulées en guise de conclusion aux paragraphes 31 et 32 de ses motifs méritent d'être répétées et sont reproduites ci-dessous :
Pendant plus de trois ans, la demanderesse n'a pris aucune mesure pour que la Cour procède à l'instruction des actions qu'elle a intentées. Elle n'a pris aucune mesure dans les quatre mois qui ont suivi le dépôt des requêtes d'Apotex et de Novopharm visant à obtenir la levée de l'injonction. La demanderesse reconnaît presque qu'elle a considéré que les injonctions interlocutoires constituaient un règlement permanent du différend l'opposant aux autres parties. À mon avis, la demanderesse devait, en particulier lorsqu'une injonction a été accordée quia timet, poursuivre l'affaire avec diligence raisonnable et dans les meilleurs délais possibles. [Non en italique dans l'original.]
Les retards inhabituels et excessifs dans ces affaires constituent une circonstance extraordinaire qui justifie l'intervention de la Cour. Par ces motifs, la requête présentée par Apotex dans l'affaire T-2583-93 et celle présentée par Novopharm dans l'affaire T-2582-93 sont accueillies et, dans chaque dossier, une ordonnance est rendue prévoyant la levée des injonctions interlocutoires prononcées par le juge Rothstein le 24 juillet 1994.
[26] Le 28 août 1998, l'appelante a signifié et déposé un avis de désistement d'action.
[27] Le 13 juillet 1999, quelques 11 mois suivant la signification et le dépôt de l'avis de désistement, l'intimée a signifié et déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance portant renvoi ou instruction d'une question soulevée, en vue de décider de la nature et du montant des dommages causés à l'intimée en raison du prononcé des injonctions provisoire et interlocutoire.
[28] La requête a été entendue le 16 novembre 1999 et l'ordonnance en découlant a été rendue le 15 décembre 1999. Le présent appel vise cette ordonnance. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge des requêtes a prononcé une ordonnance en date du 15 décembre 1999 par laquelle il autorisait l'instruction d'une question soulevée, en vue de décider de la nature et du montant des dommages causés à l'intimée en raison de l'octroi des injonctions provisoire et interlocutoire.
[29] Le juge des requêtes a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à établir qu'il existait des circonstances particulières la soustrayant à son obligation d'indemniser l'intimée du préjudice causé par l'application des injonctions.
[30] L'appelante a présenté au juge des requêtes plusieurs allégations qui sont résumées au paragraphe 10 des motifs de l'ordonnance. Voici le texte de ce paragraphe :
L'avocat de la demanderesse soutient, pour les raisons suivantes, qu'il n'est approprié d'ordonner ni le renvoi ni l'instruction d'une question soulevée : (1) les dommages qu'aurait subis la défenderesse sont négligeables et en grande partie causés par ses propres actes plutôt que par l'application des injonctions; (2) la défenderesse a omis de limiter ses dommages; (3) des instances connexes et prolongées se sont déroulées devant le Bureau des marques de commerce et leur issue étaye le bien-fondé de la revendication de la demanderesse; (4) la défenderesse a reconnu le bien-fondé de l'ordonnance délivrant l'injonction puisqu'elle n'a pas interjeté appel de celle-ci; (5) la défenderesse a trop tardé à introduire la présente requête; (6) l'action a pris fin par désistement et aucune décision n'a été rendue sur le fond contre la demanderesse; (7) le désistement se fondait sur un motif valable - il ne restait plus aucune question en litige.
[31] Le juge des requêtes a analysé chacune des prétentions invoquées à l'appui de la requête et les a rejetées. Elle a en effet conclu que l'appelante n'avait pas établi qu'il existait des circonstances particulières justifiant qu'elle soit libérée de son obligation d'indemniser l'intimée du préjudice occasionné par l'application de l'injonction.
QUESTIONS EN LITIGE
[32] L'appelante a soulevé les questions suivantes lors du débat relatif au présent appel :
(1) Le juge des requêtes a fait erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte du retard de l'intimée à déposer la présente requête fondée sur les Règles de la Cour fédérale (1998), alors que ces mêmes règles obligent l'appelante à se désister de son action en raison de son retard;
(2) Le juge des requêtes a reconnu que l'intimée, dans le cadre de sa requête, avait l'obligation préliminaire de produire des éléments de preuve établissant l'existence d'un préjudice pour que la Cour puisse accorder l'autorisation demandée. L'appelante soutient que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que Novopharm avait rempli cette obligation;
(3) Le juge des requêtes a commis une erreur de fait et de droit en ce qui a trait aux circonstances particulières. L'appelante affirme que les circonstances de l'espèce, y compris le fait qu'il y ait eu désistement de l'action parce qu'il ne restait plus aucune question en litige, constituaient des circonstances particulières qui justifiaient le désistement et soustrayaient l'appelante à son obligation de respecter son engagement.
ANALYSE
[33] J'estime que le présent appel devrait être rejeté avec dépens pour les raisons suivantes.
[34] Premièrement, il est bien établi que le critère applicable en matière d'examen de l'exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire consiste à déterminer si le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Cette conclusion a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, à la page 404.
[35] Deuxièmement, le libellé du critère prévu par la règle 107(1) a un caractère facultatif :
La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément. [Non en italique dans l'original.]
[36] Troisièmement, j'ai examiné avec soin les motifs de l'ordonnance du juge des requêtes. De même, je dispose des mémoires des faits et du droit déposés par les avocats en l'espèce et j'ai pris en considération la jurisprudence et la doctrine sur lesquelles s'appuient les parties et qui se trouvent dans le cahier conjoint antérieurement déposé par ces dernières. J'arrive à la conclusion que le juge des requêtes a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Elle a tiré des conclusions de fait qui sont amplement étayées par la preuve et son application des principes juridiques aux faits mis en preuve est inattaquable.
[37] Pour ces motifs, je conclus qu'il ne serait d'aucune utilité d'examiner en détail les nombreux arguments que l'avocat de l'appelante a fait valoir par écrit et de vive voix.
[38] Je rejetterais donc l'appel avec dépens comme entre parties.
« Julius A. Isaac »
_____________________________
Juge
« Je souscris à ces motifs.
Le juge J.E. Sexton »
« Je souscris à ces motifs.
Le juge B. Malone »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20010828
Dossier : A-7-00
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 28 AOÛT 2001
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
- et -
NOVOPHARM LIMITED
intimée
(défenderesse)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens comme entre parties.
« Julius A. Isaac »
____________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-7-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
c.
Novopharm Limited
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Isaac
Y ONT SOUSCRIT : le juge Sexton
le juge Malone
DATE DES MOTIFS : le 28 août 2001
ONT COMPARU
Gunars A. Gaikis POUR L'APPELANTE
Daphne C. Ripley
Warren Sprigings POUR L'INTIMÉE
John Bujan
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Smart & Biggar POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
Warren Sprigings POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario)