A-278-94
OTTAWA (ONTARIO), LE 5 JUIN 1996
| CORAM : MONSIEUR LE JUGE MARCEAU |
| MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN |
| MONSIEUR LE JUGE DÉCARY |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
(L.R.C. (1985), ch. T-10)
ET la demande de marque de commerce no 539,577 MCBEANS
ENTRE :
MCDONALD'S CORPORATION et
LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE,
appelantes,
- et -
COFFEE HUT STORES LTD.,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
| Louis Marceau |
| J.C.A. |
| Traduction certifiée conforme |
| C. Bélanger, LL.L. |
A-278-94
| CORAM : MONSIEUR LE JUGE MARCEAU |
| MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN |
| MONSIEUR LE JUGE DÉCARY |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
(L.R.C. (1985), ch. T-10)
ET la demande de marque de commerce no 539,577 MCBEANS
ENTRE :
MCDONALD'S CORPORATION et
LES RESTAURANTS MACDONALD DU CANADA LIMITÉE,
appelantes,
- et -
COFFEE HUT STORES LTD.,
intimée.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 5 juin 1996.
Jugement prononcé à l'audience le 5 juin 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
A-278-94
| CORAM : MONSIEUR LE JUGE MARCEAU |
| MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN |
| MONSIEUR LE JUGE DÉCARY |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
(L.R.C. (1985), ch. T-10)
ET la demande de marque de commerce no 539,577 MCBEANS
ENTRE :
MCDONALD'S CORPORATION et
LES RESTAURANTS MACDONALD DU CANADA LIMITÉE,
appelantes,
- et -
COFFEE HUT STORES LTD.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 5 juin 1996)
LE JUGE HUGESSEN
Il s'agit de l'appel d'un jugement par lequel le juge McKeown a accueilli l'appel incident interjeté par l'intimée dans le présent dossier à l'encontre d'une décision du registraire. L'intimée a déposé une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, MCBEANS, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
| [TRADUCTION] |
| 3. La requérante entend employer la marque de commerce au Canada en liaison avec |
| des cafetières et des accessoires à café, savoir des tasses à café, des grandes tasses à café, des pots à café, des moulins à café, des filtres à café, des cafetières électriques, des cuillers à café souvenirs; du café et des grains de café; du thé, |
| et demande l'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces marchandises. |
| 4. La requérante entend employer la marque de commerce au Canada en liaison avec |
| l'exploitation d'une entreprise s'adonnant à la vente de cafetières et d'accessoires à café, savoir des tasses à café, des grandes tasses à café, des pots à café, des moulins à café, des filtres à café, des cafetières électriques, des cuillers à café souvenirs; du café et des grains de café; du thé, |
| et demande l'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces services. |
(Dossier d'appel, volume XVII, page 2716)
Le registraire a rejeté l'opposition des appelantes dans le présent dossier sauf pour ce qui est du " café " et du " thé " et des services connexes. Par suite de l'appel interjeté devant la Section de première instance, le juge McKeown a accueilli l'appel incident de l'intimée, ce qui fait que l'opposition des appelantes a été rejetée à tous égards.
Dans l'ensemble, nous souscrivons aux motifs du juge de première instance. Nous estimons que, en bonne partie, l'espèce ne peut être distinguée de la décision qu'a rendue le juge Strayer (tel était alors son titre) dans l'affaire McDonald's Corp. et autre c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée1, que la présente Cour a par la suite approuvée2.
Les deux principaux arguments que les appelantes nous ont soumis concernent des erreurs que le juge de première instance aurait commises;
| a) en examinant les activités réelles de l'intimée plutôt que la demande de marque de commerce projetée; |
| b) en ne tenant pas compte de la preuve d'emploi par l'appelante des marques " Mc(aliment) " et de l'existence et de l'acceptation généralisées du [TRADUCTION] " McLangage ". |
En ce qui a trait au premier point, nous estimons qu'il est évident que, même si le juge s'était limité à une lecture de la demande, il n'aurait pu conclure d'après son libellé que la requérante envisageait quoi que ce soit de la nature d'un restaurant ou d'une entreprise de restauration-minute. Qui plus est, nous estimons que la preuve d'emploi réel, nécessairement postérieure à la date de la demande, était néanmoins pertinente. Cet emploi démontre que la promesse que renfermait la demande a été remplie. Ainsi que l'a dit le juge Strayer dans la décision McDonald's, précitée :
| [...] Même si l'avocat des opposantes a prétendu qu'une bonne partie de la preuve relative à la nature de l'entreprise de la requérante dans le passé n'était pas pertinente quant au risque de confusion avec une marque de commerce projetée, j'estime que cette preuve était, pour l'essentiel, pertinente en ce qui a trait à deux facteurs, savoir le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce des deux parties. |
[à la page 212]
Au sujet du deuxième point, nous nous contentons également de citer en y souscrivant les motifs du juge Strayer dans la décision McDonald's, précitée :
| [L]es opposantes invoquent principalement le fait qu'elles et leurs compagnies connexes ont, depuis des années, introduit des produits alimentaires et annoncé leurs marchandises et services à l'aide de mots et de mots fabriqués à partir des préfixes " Mc " et " Mac ". Une certaine jurisprudence appuie la proposition portant que cette méthode révèle que l'emploi de ces préfixes conjointement avec le nom d'aliments représente exclusivement les produits ou services offerts par les opposantes [voir notamment McDonald's Corporation et al. c. Yogi Yogurt Ltd. et al. , (1982) 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. Div. 1re inst.): McDonald's Corporation v. McBagel's Inc. et al., (1986) 649 F. Supp. 1268 (U.S.D.C.).]. Même si dans certains cas, ces créations linguistiques peuvent représenter distinctement les opposantes, je ne crois pas que leur prétendu monopole puisse s'appliquer à l'emploi de ces syllabes lorsqu'il s'agit d'un mot distinct utilisé seul ou conjointement avec d'autres mots. |
[aux pages 212-213]
Et encore :
| [...] [J]e ne crois pas que la création d'une " famille " de noms, par un processus de bâtardisation de la langue où le mot gaélique " Mac " ou " Mc " est accolé à des spécimens de la restauration rapide ou à d'autres noms, verbes ou adjectifs, puisse empêcher l'emploi de ces préfixes individuellement ou en compagnie d'autres mots. |
[à la page 217]
La seule chose que nous pourrions ajouter est que nous ne voyons aucune raison de faire une distinction avec cette affaire au motif que le préfixe " MC " ou " Mac " y était envisagé à titre de mot distinct plutôt qu'à titre d'élément d'un mot inventé, comme c'est le cas en l'espèce.
L'appel sera rejeté avec dépens.
" James K. Hugessen "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
| C. Bélanger, LL.L. |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-278-94
AFFAIRE INTÉRESSANT la
Loi sur les marques de commerce
(L.R.C. (1985), ch. T-10)
ET la demande de marque de commerce
no 539,577 MCBEANS
ENTRE :
MCDONALD'S CORPORATION et
RESTAURANTS MACDONALD
DU CANADA LIMITÉE,
appelantes,
- et -
COFFEE HUT STORES LTD.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :A-278-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :McDonald's Corporation et autre c. Coffee Hut Stores Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 juin 1996
| MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : MONSIEUR LE JUGE MARCEAU |
| MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN |
| MONSIEUR LE JUGE DÉCARY |
| PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN |
ONT COMPARU :
Me David A. Morrow pour les appelantes
Me Glen B. Tremblay
Me John S. Macera pour l'intimée
Me Elizabeth G. Elliott
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Smart & Biggarpour les appelantes |
Ottawa (Ontario)
Macera & Jarzyna pour l'intimée
Ottawa (Ontario)
__________________1. (1989), 24 C.P.R. (2d) 207.
2. (1992), 41 C.P.R. (3d) 67.